Tribunale, Sentenza T-129/22

Marchio UE BIMBA TOYS e opposizione di Simba Toys

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea figurativo. La controversia riguarda soprattutto la comparazione tra i prodotti della classe 28 "gymnastic and sporting articles" e i prodotti anteriori "games, toys", nonché la portata di un segno anteriore di diritto tedesco.

Fatti e procedimento amministrativo

Master Gift Import, SLU aveva chiesto la registrazione del segno figurativo BIMBA TOYS per prodotti e servizi nelle classi 28, 35 e 39; ai fini del giudizio rilevavano i prodotti della classe 28. Simba Toys si era opposta invocando:

• il marchio internazionale verbale SIMBA;
• due marchi internazionali figurativi anteriori;
• la propria denominazione sociale Simba Toys GmbH & Co. KG usata in Germania per "games, toys". L'opposizione era fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con i paragrafi 5 e 15 del Markengesetz.

Decisione amministrativa contestata

La divisione di opposizione aveva già respinto l'opposizione per i prodotti "gymnastic and sporting articles", ritenendoli diversi da "games, toys". Aveva inoltre negato la tutela ex articolo 8, paragrafo 4, osservando che, anche se il diritto tedesco potesse richiedere criteri di prossimità dei settori economici meno rigorosi rispetto alla similarità dei prodotti, nel caso concreto tale prossimità non risultava dimostrata. La commissione di ricorso ha confermato integralmente tale impostazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
• l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, relativo ai segni anteriori non registrati o usati nel commercio;
• l'articolo 196, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sugli effetti delle registrazioni internazionali che designano l'Unione;
• l'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625, sulla prova del contenuto del diritto nazionale invocato;
• i paragrafi 5 e 15 del Markengesetz tedesco.

Esame del primo motivo: articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

Il Tribunale ricorda che la valutazione del rischio di confusione è globale e tiene conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, ma le due condizioni sono cumulative.

Quanto alla comparazione dei prodotti, il Tribunale conferma che la verifica va fatta sulle categorie designate nei registri, non sui prodotti effettivamente commercializzati. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che "games, toys" e "gymnastic and sporting articles" sono categorie diverse perché:

• hanno diversa natura;
• perseguono finalità differenti, essendo i secondi destinati principalmente all'esercizio fisico e i primi all'intrattenimento;
• sono generalmente prodotti da operatori specializzati diversi;
• seguono canali distributivi differenti;
• non sono complementari né in concorrenza tra loro.

Il Tribunale respinge gli argomenti di Simba Toys fondati su singoli prodotti sovrapponibili o borderline, come corde per saltare, hula hoop o palloni, precisando che la possibile coincidenza di alcuni prodotti specifici non basta a rendere simili o identiche due grandi categorie di beni. Né la circostanza che alcuni articoli possano essere usati allo stesso modo o che talvolta siano presenti in fiere del giocattolo è sufficiente a mutare l'analisi complessiva.

Poiché la similarità dei prodotti manca, una delle condizioni cumulative dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non è soddisfatta. Il Tribunale non ritiene quindi necessario esaminare ulteriormente il grado di somiglianza dei segni o la distintività intrinseca del marchio anteriore.

Esame del secondo motivo: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001

Il Tribunale chiarisce che, per fondare l'opposizione su un segno anteriore di diritto nazionale, l'opponente deve provare non solo l'uso del segno e il suo rilievo non meramente locale, ma anche il contenuto del diritto nazionale applicabile. Nel caso di specie, la prova era sufficientemente fornita mediante la produzione del contenuto del Markengesetz e del relativo materiale esplicativo.

Nel merito, il Tribunale conferma che, secondo il diritto tedesco richiamato, la protezione dipende dalla possibilità che il pubblico attribuisca i segni a imprese economicamente collegate; perciò è decisiva la prossimità dei settori economici. Tale prossimità può derivare da vari indici, come:

• analogia tra attività imprenditoriali e prodotti;
• finalità e applicazioni dei prodotti;
• sovrapposizione dei gruppi di clientela;
• accessori e ricambi;
• canali distributivi comuni;
• presenza nelle stesse fiere o pubblicità.

Applicando tali criteri, il Tribunale esclude la prossimità dei settori tra giocattoli/giochi e articoli ginnici/sportivi. I richiami di Simba Toys alla propria attività commerciale e alla partecipazione a fiere del giocattolo non bastano a dimostrare un'identità o una vera vicinanza settoriale. Anche l'argomento secondo cui il pubblico potrebbe attendersi un'espansione del produttore di giocattoli verso il settore sportivo è ritenuto privo di prova concreta.

Di conseguenza, non essendo soddisfatta una condizione essenziale del Paragraph 15(2) del Markengesetz, è escluso anche il rischio di confusione richiesto dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001.

Dispositivo e rilievi pratici

Il ricorso è integralmente respinto e Simba Toys è condannata alle spese. La pronuncia è rilevante perché conferma un approccio rigoroso alla comparazione tra categorie ampie di prodotti: la presenza di alcuni articoli comuni o di confine non basta, da sola, a trasformare in simili due classi merceologiche strutturalmente diverse. Per le opposizioni fondate su segni anteriori nazionali, inoltre, il Tribunale ribadisce che l'opponente deve dimostrare in modo concreto la disciplina nazionale invocata e la reale prossimità dei settori economici.