Tribunale, Sentenza T-31/24

Marchio UE: uso genuino e varianti del segno figurativo a due chevron

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di revoca per non uso di un marchio figurativo internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale esamina se l’uso del segno sulle calzature, anche in forme grafiche leggermente diverse, integri uso genuino ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento principale

Hummel Holding A/S aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’UE per un segno figurativo composto da due chevron inclinati verso destra. Barry’s Bootcamp Holdings LLC ha chiesto la revoca ex articolo 58(1)(a) del regolamento 2017/1001 per tutti i prodotti rivendicati. La Cancellation Division ha accolto la domanda solo in parte, mantenendo la protezione per alcune calzature della classe 25. La commissione di ricorso ha poi respinto il gravame principale e ritenuto che l’uso fosse stato provato tramite cataloghi e fatture, confermando che il segno era stato usato nella forma registrata o in forme non alteranti il suo carattere distintivo.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva due motivi principali:

• violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 e articolo 296 TFUE;
• violazione dell’articolo 58(1)(a) del regolamento 2017/1001, per asserita mancanza di prova dell’uso genuino.

Nel secondo motivo, il ricorrente contestava in particolare:

• l’assenza di prova per ciascun modello di scarpa;
• l’utilizzo di prove relative a varianti del segno che ne avrebbero alterato il carattere distintivo;
• la qualificazione dell’uso come uso di marchio e non come uso puramente decorativo.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 58(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, sulla revoca per mancato uso genuino per un periodo continuativo di cinque anni;
• l’articolo 18(1)(a) del medesimo regolamento, che ammette la prova di uso in forma differente purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio;
• l’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 e l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione;
• l’articolo 10(3) del regolamento delegato (UE) 2018/625, in tema di elementi probatori relativi a luogo, tempo, estensione e natura dell’uso;
• l’articolo 3(3)(d) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, richiamato dal ricorrente nel confronto con i marchi di posizione.

Ragionamento del Tribunale sulla motivazione

Il Tribunale ha affermato che la commissione di ricorso non è tenuta a rispondere puntualmente a tutti gli argomenti delle parti, ma solo agli elementi decisivi della controversia. Ha inoltre ricordato che, poiché la decisione della commissione confermava quella della Cancellation Division, la motivazione di quest’ultima faceva parte del contesto rilevante.

Sulla base di tale insieme motivazionale, il Tribunale ha ritenuto che fosse sufficientemente chiaro perché la commissione avesse escluso la pertinenza della decisione precedente invocata dal ricorrente e perché avesse qualificato l’uso del segno come uso di marchio, non come semplice decorazione. Il primo motivo è stato quindi respinto.

Ragionamento sul genuino uso del marchio

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la prova dell’uso genuino richiede una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti, e non l’analisi separata di ciascun documento. In tale prospettiva, cataloghi, fatture e fotografie delle scarpe sono stati letti congiuntamente per verificare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso.

Nessuna necessità di provare l’uso per ciascun modello di scarpa

Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso poteva legittimamente valutare le prove nel loro complesso, senza dover accertare separatamente l’uso del marchio per ogni specifico modello indicato nei documenti. La circostanza che le prove riguardassero diversi modelli e vendite in più Stati membri era sufficiente, alla luce della giurisprudenza, per accertare l’uso genuino rispetto ai prodotti in causa.

Varianti consentite ex articolo 18(1)(a)

Il Tribunale ribadisce che l’uso in forma diversa da quella registrata è rilevante solo se la forma effettivamente usata corrisponde alla commercializzazione del medesimo segno e non ne altera il carattere distintivo. Nel caso concreto, il marchio aveva un carattere distintivo intrinseco "lievemente inferiore alla media", ma non era un segno banale o estremamente semplice.

Per questo motivo, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui:

• l’orientamento dei chevron a destra o a sinistra dipendeva dalla posizione della scarpa o del piede del portatore;
• l’inversione dei colori nero/bianco non incideva sugli elementi distintivi essenziali;
• una lieve deformazione o allungamento dei chevron era quasi impercettibile e non cambiava la percezione complessiva del segno.

Il Tribunale ha quindi escluso che le prove riguardassero varianti tali da alterare il carattere distintivo del marchio.

Uso come marchio e non come elemento decorativo

Quanto alla censura secondo cui il segno sarebbe stato usato solo come decorazione, il Tribunale ha ricordato che l’uso genuino richiede un impiego pubblico e rivolto all’esterno, idoneo a garantire l’origine commerciale dei prodotti.

Nel caso di specie, dalle prove emergeva che il segno era apposto in modo visibile sulle calzature e che, nel settore della moda, è normale collocare il marchio sull’esterno del prodotto o su etichette interne. In combinazione con i cataloghi e le fatture, ciò dimostrava che il segno era utilizzato per acquisire una posizione commerciale sul mercato e non come mero ornamento.

Il Tribunale ha inoltre respinto i richiami a pronunce relative a marchi di posizione, a marchi estremamente semplici o a segni dichiarati nulli in altri contesti, osservando che il marchio in esame non era assimilabile a un marchio di posizione, né era un segno banale privo di distintività.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei motivi è stato accolto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato Barry’s Bootcamp Holdings LLC a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO, mentre Hummel Holding A/S è stata condannata a sopportare le proprie spese, non avendo chiesto la rifusione delle spese di giudizio.

Principi affermati

La pronuncia conferma in particolare che:

• la prova dell’uso genuino può derivare da un fascio di elementi valutati complessivamente;
• l’uso in forme varianti è ammissibile se non altera il carattere distintivo del marchio registrato;
• un segno figurativo apposto sulle calzature può costituire uso come marchio se, nel contesto commerciale, è percepito come indicatore di origine;
• l’obbligo di motivazione è soddisfatto se la decisione rende comprensibili le ragioni decisive della soluzione adottata.