Tribunale, Sentenza T-275/24

Nullità di un marchio UE figurativo per rischio di confusione con un marchio nazionale anteriore

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da V4 Holding, a.s. contro EUIPO avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso del 15 marzo 2024. La controversia concerne una domanda di nullità di un marchio UE figurativo registrato per servizi delle classi 35 e 36, in conflitto con un precedente marchio figurativo slovacco e con il segno non registrato V4.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 28 settembre 2020 V4 Holding aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE contestato, registrato a seguito di domanda del 3 gennaio 2017. La domanda si fondava, tra l’altro, sul marchio figurativo slovacco anteriore registrato il 17 agosto 2009 e sul segno non registrato V4 usato in Slovacchia. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda in base all’articolo 60(1)(a) del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), limitando l’analisi al marchio slovacco; la commissione di ricorso ha poi accolto l’appello di V4 Financial Partners, SA e rinviato la causa alla divisione di annullamento.

Eccezione di inammissibilità relativa alla rappresentanza

EUIPO aveva sollevato dubbi sull’indipendenza del difensore della ricorrente ai sensi dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, sostenendo l’esistenza di legami con il gruppo societario della ricorrente. Il Tribunale richiama la giurisprudenza recente secondo cui la rappresentanza delle parti non privilegiate richiede un avvocato indipendente e presuppone, in via negativa, l’assenza di un rapporto di subordinazione e, in via positiva, il rispetto delle regole professionali. Nel caso concreto, dagli atti non risultano né un rapporto di lavoro tra la ricorrente e il difensore, né connessioni tali da compromettere manifestamente la sua capacità di rappresentanza; l’eccezione è quindi respinta.

Questioni sostanziali dedotte con il motivo unico

La ricorrente deduceva un unico motivo di annullamento per violazione dell’articolo 60(1)(a), in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), del regolamento 2017/1001. Il motivo era articolato in quattro censure:

• erronea individuazione del pubblico rilevante e del relativo livello di attenzione;
• erronea comparazione dei servizi;
• errore nella valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore;
• errore nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è la Slovacchia e che i servizi in questione sono rivolti sia al grande pubblico sia a un pubblico professionale. Per i servizi finanziari e assicurativi, nonché per i servizi di consulenza e gestione aziendale, il livello di attenzione è elevato, poiché tali servizi incidono su interessi economici e finanziari e sono normalmente destinati a operatori professionali o comunque a utenti attentamente informati. L’argomento della ricorrente secondo cui alcuni servizi di classe 35 avrebbero richiesto un’attenzione solo media non è accolto, anche perché il marchio contestato non comprendeva i servizi di mera segreteria o office functions richiamati dalla ricorrente.

Comparazione dei servizi

Il Tribunale non rimette in discussione le valutazioni della commissione di ricorso sulla similarità dei servizi. In classe 35, diverse prestazioni del marchio contestato sono state ritenute identiche o almeno simili a quelle coperte dal marchio anteriore, perché rientranti nella categoria ampia di business management. In classe 36, i servizi del marchio contestato sono stati considerati inclusi nella categoria dei financial services del marchio anteriore, con conseguente identità.

Comparazione dei segni

Il Tribunale ritiene che l’elemento comune "v4" costituisca l’elemento dominante di entrambi i segni. Nel marchio anteriore, i semplici elementi figurativi rettangolari sono percepiti come decorativi e finalizzati a richiamare l’attenzione sull’elemento verbale. Nel marchio contestato, l’elemento "financial partners" è descrittivo e secondario, mentre "v4" occupa una posizione centrale e produce l’impressione principale del segno.

Sul piano visivo, il Tribunale considera i segni simili in misura media, perché il marchio contestato incorpora integralmente l’elemento verbale del marchio anteriore e la differenza dovuta all’aggiunta di "financial partners" non elimina la somiglianza. Sul piano fonetico, la somiglianza è ritenuta elevata per la parte del pubblico che pronuncia "v4", poiché il marchio contestato contiene integralmente la pronuncia del marchio anteriore e il termine accessorio può non essere pronunciato. Sul piano concettuale, per la parte del pubblico che riconosce il riferimento al gruppo di Visegrád, la somiglianza è almeno media; per il resto del pubblico, la commissione di ricorso aveva escluso la similarità concettuale, ma il Tribunale osserva che il comune elemento dominante conserva comunque rilevanza percettiva.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale conferma la valutazione di carattere distintivo intrinseco debole del marchio anteriore. L’elemento "v4" è evocativo, allusivo o potenzialmente descrittivo in relazione ai servizi di cui trattasi, in quanto richiama l’area geografica del gruppo di Visegrád. Tuttavia, anche un elemento distintivo debole può restare l’elemento dominante del segno per effetto della sua posizione e della sua capacità di imprimersi nella memoria del pubblico. Il Tribunale ritiene quindi superfluo esaminare la questione dell’eventuale carattere distintivo acquisito mediante l’uso.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale rileva che la combinazione tra identità o alta similarità dei servizi, somiglianza visiva media, somiglianza fonetica elevata e somiglianza concettuale almeno media è sufficiente a generare un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante, nonostante il carattere distintivo debole del marchio anteriore e l’elevato livello di attenzione degli utenti. Il fatto che il marchio anteriore sia debole non impedisce in sé il riconoscimento del rischio di confusione quando il segno contestato riprende il suo elemento dominante.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale accoglie il motivo unico, annulla la decisione della commissione di ricorso e condanna EUIPO alle spese. Non è necessario pronunciarsi sull’ammissibilità degli elementi di prova relativi al carattere distintivo acquisito mediante l’uso prodotti dalla ricorrente in allegato al ricorso.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, in materia di marchi dell’Unione, il carattere distintivo debole del marchio anteriore non esclude il rischio di confusione quando il marchio contestato ne riprende l’elemento dominante e i servizi sono identici o simili; la valutazione deve essere globale e può bastare la confusione di una parte non trascurabile del pubblico rilevante.