Tribunale, Ordinanza T-346/23

Rischio di confusione tra il marchio FINASTRA e il marchio anteriore FENESTRAE

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione. Il Tribunale, con ordinanza, ha dichiarato il ricorso integralmente respinto perché manifestamente infondato in diritto.

Fatti e procedimento amministrativo

Finastra International Ltd aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione per il segno denominativo FINASTRA, per prodotti e servizi in classi 9, 35, 36, 38 e 42. Fenestrae BV ha proposto opposizione fondandosi sul marchio Benelux anteriore FENESTRAE, registrato per prodotti e servizi nelle classi 9, 38 e 42.

L’opposizione era basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per i prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 e l’aveva respinta per le classi 35 e 36. Dinanzi alla Commissione di ricorso, il ricorso di Finastra era limitato solo ad alcune voci delle classi 9, 38 e 42 indicate nell’allegato D dell’atto di appello.

Quadro normativo e standard applicabile

Il Tribunale richiama l’articolo 196, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui la registrazione internazionale designante l’Unione è soggetta a opposizione come una domanda di marchio dell’Unione europea pubblicata. Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, che vieta la registrazione quando, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione.

Ai fini della valutazione globale, il Tribunale ribadisce i criteri consolidati: natura, destinazione, modalità d’uso, complementarità, concorrenza e canali distributivi. Per software e programmi informatici, assume rilievo centrale la funzione specifica e l’uso previsto del prodotto o servizio.

Esame della comparazione dei prodotti e servizi di classe 9

La ricorrente sosteneva che i prodotti di classe 9 da essa richiesti, essendo software e strumenti destinati al settore bancario e finanziario, non potessero essere considerati identici o simili ai prodotti del marchio anteriore, che avrebbero un ambito d’uso diverso e più ampio.

Il Tribunale respinge tale argomento. Osserva che le funzioni dei software e dei programmi indicati dalla domanda FINASTRA si sovrappongono a quelle dei prodotti del marchio anteriore, come la trasmissione, ricezione, memorizzazione, conversione, analisi ed elaborazione di informazioni. Inoltre, i prodotti del marchio anteriore non sono limitati a un settore economico specifico e possono essere utilizzati anche nel settore bancario e finanziario. Le voci contestate risultano quindi, a seconda dei casi, identiche o quantomeno simili.

Il Tribunale distingue il caso dalla sentenza ZOOM, richiamata dalla ricorrente, in cui le descrizioni dei software avevano finalità specifiche e chiaramente distinte. Nel caso di specie, invece, le funzioni sono ampiamente sovrapponibili.

Esame della comparazione dei servizi di classe 38

Anche per la classe 38 il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso. I servizi di telecomunicazione, messaggistica elettronica, trasmissione di messaggi e immagini e bulletin board elettronici richiesti da FINASTRA sono stati considerati contenuti nelle categorie più ampie del marchio anteriore o comunque sovrapposti ad esse.

L’argomento della ricorrente, secondo cui tali servizi sarebbero limitati al settore finanziario, viene respinto per le stesse ragioni già esposte per la classe 9: il marchio anteriore non è settorialmente limitato e può coprire anche l’uso nel settore bancario e finanziario. Quanto ai servizi di informazione, consulenza e advisory relativi a tutti i precedenti servizi, il Tribunale osserva che la censura non aveva un contenuto autonomo e cade con il rigetto delle altre doglianze.

Esame della comparazione dei servizi di classe 42

La parte più ampia dell’analisi riguarda la classe 42. La Commissione di ricorso aveva ritenuto identici o simili i servizi di progettazione, sviluppo, programmazione, analisi, consulenza, hosting, SaaS, PaaS, cloud computing, archiviazione dati e manutenzione software.

Il Tribunale conferma che:

• i servizi di progettazione e sviluppo di software, sistemi informatici e programmi di elaborazione dati di FINASTRA includono i più specifici servizi di progettazione e sviluppo di software per la digitalizzazione e lo scambio di documenti del marchio anteriore;
• il servizio di computer programming coincide con la programmazione per elaborazione elettronica dati del marchio anteriore;
• i servizi di consulenza e analisi informatica di FINASTRA includono la consulenza tecnica e le informazioni tecniche del marchio anteriore;
• i servizi SaaS, PaaS, hosting, cloud computing e archiviazione online risultano almeno simili ai servizi anteriori, per canali distributivi, fornitori e pubblico;
• i servizi di consulenza via helpline e di informazione online sono identici quando uno rientra nell’altro.

Il Tribunale richiama la regola per cui, se i servizi del marchio anteriore sono contenuti in una categoria più ampia della domanda, o viceversa, essi devono considerarsi identici.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

La ricorrente sosteneva che la maggior parte dei prodotti e servizi fosse rivolta a un pubblico specializzato, dotato di un livello di attenzione elevato, e che ciò rendesse improbabile la confusione.

Il Tribunale replica che la Commissione di ricorso aveva già tenuto conto del livello di attenzione elevato per una parte dei servizi e che, in ogni caso, la sola qualificazione del pubblico come specialistico non basta a escludere il rischio di confusione quando gli altri elementi della valutazione globale sono molto forti: identità o somiglianza dei prodotti e servizi, elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni e distintività normale del marchio anteriore. Il rischio di confusione è quindi confermato qualunque sia il pubblico rilevante.

Somiglianza dei segni e assenza di contromoneta concettuale

Il Tribunale rileva che la ricorrente non contestava la constatazione della Commissione di ricorso sulla forte somiglianza visiva e fonetica tra FINASTRA e FENESTRAE. Contestava invece l’esclusione di una similitudine concettuale neutralizzante, sostenendo che FINASTRA evocasse il settore fintech o finance.

Il Tribunale respinge tale tesi: la contromoneta concettuale è possibile solo se almeno uno dei segni ha per il pubblico rilevante un significato chiaro e specifico immediatamente percepibile. Nel caso concreto, il marchio anteriore non ha alcun significato immediato per il pubblico Benelux e non vi è ragione di ritenere che il pubblico scompona FINASTRA in elementi dotati di un significato chiaro e immediato. La comparazione concettuale è quindi impossibile.

Esito e dispositivo

Il Tribunale qualifica il motivo unico della ricorrente come in parte irrilevante e in parte manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorso è integralmente respinto come manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.

Sul regime delle spese, Finastra International Ltd è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Fenestrae BV. EUIPO, che aveva chiesto le spese solo nell’ipotesi di udienza, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione tra marchi, la specializzazione del pubblico e la limitazione settoriale indicata dal richiedente non escludono di per sé il rischio di confusione se i prodotti e servizi del marchio anteriore sono formulati in termini ampi e ricomprendono quelli richiesti. Conferma inoltre che, per software e servizi informatici, il criterio della funzione e dell’uso previsto è decisivo, e che la contromoneta concettuale presuppone un significato immediato e chiaro almeno per uno dei segni.