Tribunale, Sentenza T-396/23

Marchio UE DAOgest / DAOSIN: rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in relazione ai segni DAOgest e DAOSIN e a prodotti delle classi 1 e 5.

Fatti e procedimento amministrativo

Bioiberica, SAU aveva chiesto la registrazione del segno denominativo DAOgest per prodotti delle classi 1 e 5, in larga parte riferiti a preparazioni farmaceutiche, dietetiche, nutraceutiche e ingredienti a base di diamino ossidasi. Stada Arzneimittel AG aveva proposto opposizione sulla base di due diritti anteriori denominativi DAOSIN: un marchio UE e una registrazione internazionale con designazione dell’Unione europea. L’opposizione era fondata sul motivo relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Decisione impugnata

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistente il rischio di confusione. La commissione aveva considerato che il pubblico pertinente avesse un grado di attenzione elevato sia per i prodotti della classe 5 sia per quelli della classe 1, e aveva ritenuto che i segni presentassero solo un basso grado di somiglianza visiva e fonetica.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
• l’articolo 263 TFUE;
• gli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, dedotti dai motivi di ricorso;
• le regole processuali sulle spese di cui agli articoli 134, paragrafo 1, e 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Il giudizio sul rischio di confusione deve essere globale e fondato sull’impressione d’insieme prodotta dai segni e sui fattori pertinenti, in particolare l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Per i prodotti della classe 5, il Tribunale conferma l’impostazione della commissione di ricorso: trattandosi di prodotti con impatto diretto sulla salute, destinati a usi medici o veterinari, il pubblico pertinente è composto sia dal grande pubblico sia da professionisti, ma con un livello di attenzione elevato. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza su preparazioni farmaceutiche, prodotti dietetici, integratori, disinfettanti e preparazioni sanitarie, ritenendo coerente la conclusione della commissione.

Per i prodotti della classe 1, invece, il pubblico pertinente è composto da professionisti specializzati nei settori dell’industria farmaceutica, nutraceutica, alimentare e cosmetica. Anche in questo caso il livello di attenzione è elevato, poiché si tratta di prodotti chimici o preparazioni biologiche destinati a usi specifici e potenzialmente delicati.

Confronto dei segni: profilo visivo

La commissione di ricorso aveva riconosciuto che i segni condividevano l’elemento iniziale "dao", ma aveva concluso per una somiglianza visiva solo bassa. Il Tribunale censura tale conclusione. Pur ricordando che il pubblico tende normalmente a prestare maggiore attenzione all’inizio di un segno, precisa che tale regola non è assoluta e che occorre considerare l’impressione complessiva.

Nel caso concreto, i segni coincidono nelle prime tre lettere, che rappresentano metà delle lettere dei marchi anteriori e quasi metà del marchio richiesto. Le differenze nelle desinenze non sono tali, per il Tribunale, da neutralizzare la somiglianza prodotta dall’incipit identico. Anche la presenza della lettera "s" in entrambi i segni, sebbene in posizione diversa, contribuisce all’impressione di vicinanza. Il Tribunale rileva inoltre che l’uso di maiuscole e minuscole nel segno richiesto non incide sulla comparazione tra marchi denominativi. Ne consegue che la somiglianza visiva è di grado medio, non basso.

Confronto dei segni: profilo fonetico

Anche sul piano fonetico il Tribunale non condivide la valutazione della commissione di ricorso. Quest’ultima aveva ritenuto che i segni fossero pronunciati in due sillabe e avessero solo una somiglianza fonetica bassa. Il Tribunale osserva invece che, secondo la percezione del pubblico pertinente, i segni saranno pronunciati in tre sillabe e che coincidono in due di esse, o comunque nell’elemento iniziale identico "dao".

Da ciò deriva una somiglianza fonetica di grado medio. Il Tribunale sottolinea che il fatto che le lettere finali differiscano non esclude la rilevanza delle sillabe iniziali comuni, soprattutto in assenza di elementi dominanti diversi.

Confronto concettuale

La commissione di ricorso aveva rilevato che i segni non evocavano alcun significato per il pubblico pertinente, sicché il confronto concettuale non era possibile. Il Tribunale non mette in discussione tale valutazione, che non era stata contestata dalla ricorrente.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

La commissione di ricorso aveva assunto, per ragioni di economia processuale, che i marchi anteriori godessero di distintività accresciuta acquisita con l’uso. Tuttavia, il Tribunale osserva che tale assunto non era stato oggetto di una vera e propria verifica nel merito da parte della commissione.

Nella valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale constata che la commissione aveva fondato il rigetto dell’opposizione su presupposti inesatti, perché aveva sottovalutato la somiglianza visiva e fonetica dei segni. Inoltre, essa aveva dato per scontata l’identità o similitudine di alcuni prodotti e la distintività rafforzata dei marchi anteriori senza un esame completo. In presenza di tali lacune, il Tribunale afferma di non poter sostituirsi alla commissione di ricorso nel compiere una valutazione finale che quest’ultima non aveva adeguatamente sviluppato.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione impugnata della Seconda commissione di ricorso di EUIPO. Condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Stada Arzneimittel AG; Bioiberica, SAU è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio ricavabile

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la somiglianza tra segni denominativi che condividono un identico inizio può essere di grado medio anche se le desinenze differiscono, quando l’impressione complessiva resta dominata dagli elementi comuni. Se l’organo amministrativo ha sottovalutato tale somiglianza e non ha compiutamente esaminato tutti i fattori rilevanti della valutazione globale, la decisione di rigetto dell’opposizione non può reggere al controllo di legittimità del Tribunale.