Tribunale, Sentenza T-654/24

Nullità per malafede di un marchio figurativo dell’Unione europea

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la dichiarazione di nullità, per malafede, del marchio dell’Unione europea figurativo n. 11674413. La controversia attiene al settore dei prodotti alimentari, in particolare al tè e ai prodotti della classe 30.

Fatti e procedimento amministrativo

Le intervenienti Bella Tawziaa II, SLU e Groupe Bellakhdar CO, Sarl hanno chiesto nel 2022 la nullità del marchio contestato, depositato il 21 marzo 2013. La divisione di annullamento ha accolto la domanda il 21 dicembre 2023 sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; la commissione di ricorso ha respinto il ricorso del titolare e ha confermato la nullità, ritenendo provata la malafede del richiedente al momento del deposito.

Diritto applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 21 marzo 2013, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), che corrisponde, nel contenuto, all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001, dell’articolo 95 e dell’articolo 72, paragrafi 2 e 5, nonché del regolamento delegato (UE) 2018/625.

Ricevibilità delle prove prodotte in giudizio

Il Tribunale dichiara irricevibili le pagine da 1 a 3 e da 9 a 12 dell’allegato A.4 e gli allegati da A.7 a A.11, perché prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. Sono invece ricevibili gli allegati A.5 e A.6, in quanto relativi alla prassi decisionale dell’EUIPO e non a prova nuova in senso proprio. Il Tribunale ribadisce che il sindacato di legittimità si esercita sulla base del quadro fattuale e giuridico dinanzi alla commissione di ricorso e non consente di introdurre elementi nuovi modificativi dell’oggetto della controversia.

Nozione di malafede e criteri di valutazione

Richiamando la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la sentenza ricorda che la malafede, non definita dal regolamento, va valutata globalmente sulla base di indizi pertinenti e concordanti. Occorre verificare, tra l’altro, se il richiedente sapesse o dovesse sapere che un terzo usava un segno identico o simile, se intendesse impedirne l’uso e quale fosse il grado di tutela dei segni in conflitto. Possono essere considerati anche i rapporti contrattuali tra le parti, l’origine del segno, la logica commerciale del deposito, la cronologia degli eventi e i fatti successivi, se utili a chiarire l’intenzione originaria.

Rapporti commerciali tra le parti

Il Tribunale conferma che, al momento del deposito del marchio contestato, esisteva un rapporto commerciale tra il ricorrente e le intervenienti, o comunque con la Groupe Bellakhdar. Tale rapporto derivava dalla storia societaria della Bella Tawziaa II e dai collegamenti del ricorrente con la Groupe Bellakhdar. Questa circostanza è ritenuta significativa perché dimostra che il ricorrente era a conoscenza dell’uso dei diritti anteriori e operava in un contesto di fiducia commerciale.

Somiglianza tra il marchio contestato e i diritti anteriori

Il Tribunale ritiene corretto l’apprezzamento della commissione di ricorso circa la somiglianza tra il segno contestato e i diritti anteriori. Le somiglianze derivano, in particolare, dagli elementi "4011" e "B552", dalla presenza del concetto e dell’immagine del leone, dagli elementi denominativi arabi e dalla presentazione complessiva dei prodotti. Il Tribunale precisa che, ai fini della malafede, non è necessario dimostrare un grado di confondibilità secondo il parametro tipico dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; è sufficiente che la somiglianza sia indicativa dell’intenzione del richiedente di richiamare i segni altrui. Le prove sulla diffusione di confezioni con animali o leoni nel settore del tè hanno portata limitata e non dimostrano che il leone sia un elemento banalizzato sul mercato.

Intenzione sleale del richiedente

Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso ha correttamente dedotto una intenzione sleale: il marchio è stato depositato senza informare la Groupe Bellakhdar, nonostante il rapporto fiduciario tra le parti; il segno riprendeva elementi strettamente associati ai marchi anteriori delle intervenienti; e gli eventi successivi al deposito, tra cui le vicende di cessione e riassegnazione del marchio, confermavano l’idea di una strategia volta ad appropriarsi del valore commerciale altrui. Il fatto che la domanda fosse formalmente presentata a nome di una società e non della persona fisica ricorrente non esclude la malafede della persona che agiva in concreto per conto della società.

Rilievo dei fatti successivi al deposito

Il Tribunale ribadisce che fatti successivi al deposito possono essere considerati se aiutano a ricostruire l’intenzione originaria. Nel caso concreto, le successive cessioni di quote, le procure, i trasferimenti di marchi e la richiesta di cessione totale del marchio contestato sono letti come indizi di una strategia di appropriazione del segno, più che di un uso lecito e autonomo del marchio.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e delle intervenienti. La decisione conferma la nullità del marchio per malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.