Tribunale, Sentenza T-445/21

Opposizione al marchio UE COPALLI per sfruttamento della reputazione di COMPAL

La pronuncia riguarda un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione. Il Tribunale esamina la registrabilità del marchio verbale COPALLI alla luce dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, in presenza del marchio portoghese anteriore COMPAL, dotato di reputazione in Portogallo per bevande non alcoliche.

Fatti e procedimento amministrativo

Copal Tree Brands aveva chiesto la registrazione del segno COPALLI per una vasta gamma di prodotti di classe 33, principalmente bevande alcoliche e distillati. Sumol + Compal Marcas SA aveva proposto opposizione sulla base del marchio nazionale COMPAL, registrato per prodotti di classe 32, tra cui bevande analcoliche, succhi e sciroppi. L’opposizione si fondava sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva riconosciuto la reputazione del marchio COMPAL in Portogallo per "fruit drinks and fruit juices" e aveva accolto l’opposizione in base all’articolo 8, paragrafo 5. La commissione di ricorso aveva poi confermato tale decisione.

Questione giuridica esaminata

Il Tribunale era chiamato a valutare se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 5, verificando:

• la somiglianza tra COPALLI e COMPAL;
• la reputazione del marchio anteriore;
• l’esistenza di un rischio che l’uso del marchio richiesto, senza giusto motivo, traesse indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore. La ricorrente contestava soprattutto la somiglianza dei segni e la sussistenza di un collegamento tra prodotti alcolici e non alcolici.

Normativa rilevante e criterio applicabile

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che impedisce la registrazione di un marchio identico o simile a un marchio anteriore con reputazione quando l’uso del segno posteriore, senza giusto motivo, possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore oppure arrecargli pregiudizio. Ricorda inoltre che i presupposti sono cumulativi:

• somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore;
• rischio di vantaggio indebito o pregiudizio. La reputazione del marchio COMPAL nel territorio portoghese non era contestata in giudizio.

Somiglianza tra i segni COPALLI e COMPAL

Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i due segni condividono quasi tutte le lettere, nell’ordine medesimo: c, o, p, a, l. Le differenze finali - la sequenza "li" in COPALLI e la lettera "m" in COMPAL - non sono ritenute sufficienti a neutralizzare le somiglianze complessive. Il Tribunale rileva inoltre che i segni hanno la stessa iniziale e condividono cinque lettere su sei e sette rispettivamente.

Sul piano fonetico, il Tribunale ritiene plausibile la pronuncia sillabica "co-pal-li" per COPALLI e "com-pal" per COMPAL. Le prime due sillabe risultano molto simili; la presenza della terza sillaba in COPALLI attenua ma non elimina la somiglianza, anche perché il finale "li" conserva il suono della lettera "l" presente nel marchio anteriore.

Sul piano concettuale, la comparazione è neutra, poiché nessuno dei due segni ha significato per il pubblico di riferimento in Portogallo.

Prossimità tra i prodotti e collegamento nella mente del pubblico

Il Tribunale chiarisce che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, non è necessaria la somiglianza dei prodotti, ma soltanto una certa prossimità o connessione tra essi, tale da favorire un collegamento mentale tra i segni. Pur riconoscendo che bevande alcoliche e bevande/succhi di frutta sono prodotti diversi, il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso: tali prodotti possono essere acquistati, consumati o commercializzati insieme, spesso negli stessi punti vendita o in miscele/preparazioni congiunte. La circostanza che appartengano a classi diverse e siano destinati a consumatori che agiscono con cautela non esclude la prossimità rilevante ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5. Il Tribunale richiama anche la propria giurisprudenza precedente, in particolare il caso FLÜGEL, per ribadire che prodotti non simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, possono comunque presentare una prossimità sufficiente ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5.

Rischio di indebito vantaggio e free-riding

Verificata la somiglianza dei segni e la prossimità dei prodotti, il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso sul rischio di indebita appropriazione della forza attrattiva e del valore pubblicitario del marchio COMPAL. La forte reputazione del marchio anteriore, unita alla somiglianza dei segni, rende probabile che una parte significativa del pubblico associ COPALLI a COMPAL e percepisca il nuovo segno come collegato al marchio già noto. Secondo il Tribunale, ciò integra il rischio di "free-riding", ossia di sfruttamento parassitario della notorietà e del carattere distintivo altrui, senza necessità di provare confusione in senso stretto.

Decisione e conseguenze processuali

Il Tribunale respinge integralmente il motivo unico dedotto dalla ricorrente, diretto a contestare la violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. Di conseguenza, il ricorso viene integralmente respinto, senza necessità di esaminare la ricevibilità della domanda volta all’annullamento anche della decisione della divisione di opposizione. La ricorrente, risultata soccombente, è condannata alle spese su richiesta di EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, in presenza di un marchio anteriore con reputazione, la protezione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, si applica anche quando i prodotti non sono simili, purché esista una prossimità sufficiente a far sorgere un collegamento tra i segni nella mente del pubblico. Una somiglianza visiva e fonetica almeno media, unita alla forte reputazione del marchio anteriore, può bastare a fondare il rischio di indebito vantaggio, anche in assenza di confusione.