Tribunale, Sentenza T-19/23

Nullità del marchio UE NORMOCARE per rischio di confusione con il marchio anteriore NOMOR

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione. Il Tribunale esamina se il marchio UE NORMOCARE debba essere dichiarato nullo, in tutto o in parte, per conflitto con il marchio italiano anteriore NOMOR, ai sensi degli articoli 60(1)(a) e 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Sofar SpA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE NORMOCARE, registrato a nome di Laboratorios Normon, SA, per prodotti delle classi 3 e 5 della classificazione di Nizza. La domanda si fondava sul marchio italiano anteriore NOMOR, registrato per prodotti anch’essi compresi nelle classi 3 e 5. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda solo parzialmente, ritenendo sussistente il rischio di confusione per alcuni prodotti ritenuti identici o simili in misura almeno media ai prodotti coperti dal marchio anteriore.

Oggetto dell’impugnazione

La ricorrente contestava la decisione sostenendo che il raffronto dei segni fosse errato. In particolare, deduceva che:

• i segni presentavano differenze visive, fonetiche e concettuali sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione;
• il termine "normo" richiamava il nome sociale e una presunta famiglia di marchi della ricorrente;
• il termine "care" non avrebbe carattere distintivo rilevante, o sarebbe stato artificialmente separato dal resto del segno;
• i marchi sarebbero coesistiti sul mercato senza confusione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, che consente la dichiarazione di nullità di un marchio UE su domanda del titolare di un marchio anteriore;
• l’articolo 8(1)(b) del medesimo regolamento, relativo al rischio di confusione;
• l’articolo 8(2)(a)(ii), che include tra i marchi anteriori anche i marchi registrati in uno Stato membro. Richiama inoltre la giurisprudenza sulla valutazione globale del rischio di confusione e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Valutazione del pubblico pertinente e dei prodotti

Il Tribunale conferma gli accertamenti non contestati dell’EUIPO: i prodotti interessati sono destinati sia al grande pubblico sia a operatori professionali, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto. Ai fini del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il pubblico meno attento, ossia il pubblico generale. Conferma inoltre che i prodotti sono in parte identici e in parte simili in misura media.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale osserva che NORMOCARE e NOMOR condividono la sequenza iniziale "NO" e la presenza delle lettere "MO" e "R", seppure in posizione diversa. La parola aggiuntiva "care" ha, per il pubblico pertinente, un carattere distintivo al massimo debole, sicché non neutralizza le somiglianze complessive. Ne deriva una somiglianza visiva di grado medio.

Sul piano fonetico, i segni presentano un grado di somiglianza basso, tenuto conto delle diverse lunghezze, ritmi e intonazioni.

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che i segni non sono simili: il marchio anteriore NOMOR non evoca alcun concetto per il pubblico pertinente, mentre NORMOCARE, almeno per una parte del pubblico italiano, richiama l’idea di "care" e di "normalizzazione", potendo evocare complessivamente il concetto di "cura normalizzante". La diversità concettuale non basta però a escludere il rischio di confusione.

Rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale ritiene che la combinazione tra:

• somiglianza visiva medio-alta,
• somiglianza fonetica bassa,
• identità o somiglianza dei prodotti,
• distintività normale del marchio anteriore,
• e impossibilità per il pubblico di procedere a un confronto diretto tra i segni, consenta di confermare l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Il fatto che i consumatori siano, in alcuni casi, più attenti non esclude tale rischio, perché la percezione si basa comunque su un ricordo imperfetto dei marchi.

Coesistenza dei marchi e serie di marchi

Il Tribunale respinge anche l’argomento della coesistenza pacifica dei segni sul mercato. Richiama la giurisprudenza secondo cui la coesistenza può incidere sulla valutazione del rischio di confusione solo se è dimostrato, con elementi probatori adeguati, che essa si è verificata senza confusione tra i marchi nel territorio pertinente e per un periodo sufficientemente lungo.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito prove specifiche sufficienti a dimostrare una coesistenza pacifica basata sull’assenza di confusione. Anzi, alcuni elementi prodotti depongono in senso opposto, come il riferimento a un procedimento di opposizione tra marchi contenenti il segno NOMOR.

Quanto alla pretesa famiglia di marchi contenenti "normo" o "normon", il Tribunale osserva che la semplice elencazione di numerose registrazioni non basta a provare l’esistenza di una serie di marchi, occorrendo anche la prova dell’uso effettivo sul mercato di tali marchi o di una parte significativa di essi.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata dell’EUIPO. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non ha avuto luogo.

Principio affermato

La decisione ribadisce che, nel giudizio di nullità basato su un marchio anteriore nazionale, il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti. Una differenza concettuale non è sufficiente, da sola, a escludere il rischio di confusione quando vi siano una forte prossimità visiva e prodotti identici o simili; la coesistenza sul mercato, per essere rilevante, deve essere provata in modo concreto e riferita all’assenza di confusione nel territorio pertinente.