Tribunale, Sentenza T-780/22

Marchio UE INCRUISES e prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da TUI Holding Spain, SLU contro la decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto un’opposizione contro la domanda di marchio UE denominata INCRUISES. La controversia concerne l’interpretazione dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/1001 in materia di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore e, in via conseguenziale, l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Fatti e procedimento amministrativo

inCruises International LLC aveva chiesto la registrazione del segno verbale INCRUISES per servizi delle classi 35 e 39, tra cui servizi di membership club per sconti nel settore dei viaggi e servizi di travel management. TUI Holding Spain, succeduta a Hotelbeds Spain, SLU, aveva proposto opposizione fondandosi su un marchio UE figurativo anteriore registrato per servizi delle classi 39 e 43, tra cui servizi di agenzia di viaggi.

L’opposizione era stata inizialmente accolta dall’Opposition Division, che aveva ritenuto provato l’uso effettivo del marchio anteriore per "services of a travel agency" in classe 39 e aveva ravvisato un rischio di confusione. In sede di ricorso, però, la commissione di ricorso aveva annullato tale esito, affermando che il materiale probatorio, considerato nel suo complesso, non dimostrava l’uso effettivo nell’Unione durante il periodo rilevante.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente sosteneva essenzialmente due motivi:

• violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001, per avere la commissione di ricorso mal valutato la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, per errata valutazione del rischio di confusione.

Il Tribunale, tuttavia, concentra l’analisi sul primo motivo, che riguarda la natura, il periodo e l’estensione dell’uso provato.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il titolare del marchio anteriore, se richiesto, deve provare l’uso effettivo nell’Unione durante i cinque anni anteriori alla domanda, per i servizi per i quali il marchio è registrato e sui quali si fonda l’opposizione. In mancanza di prova, l’opposizione va respinta.

Richiama inoltre i principi consolidati secondo cui:

• l’uso deve riguardare i servizi registrati, non servizi soltanto simili;
• l’uso effettivo è quello conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei servizi;
• non basta un uso simbolico o meramente pretestuoso;
• la valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, della natura dei servizi, del mercato, dell’estensione e della frequenza dell’uso;
• la prova non può basarsi su semplici probabilità o supposizioni, ma su elementi oggettivi e concreti.

Valutazione della natura dell’uso

La commissione di ricorso aveva ritenuto che i documenti prodotti si riferissero solo a servizi di supporto al turismo crocieristico, ground handling e servizi portuali, e non a "services of a travel agency".

Il Tribunale censura questa impostazione. Osserva che il materiale probatorio comprendeva, tra l’altro:

• profili societari e screenshot del sito web che menzionavano servizi come guest transportation, city tours, shore excursions, hotel programs, land programs e domestic transfers;
• premi e riconoscimenti relativi a shore excursions e attività per passeggeri di crociere;
• numerose fatture con riferimenti specifici a trasferimenti, sistemazioni alberghiere, visite guidate, attività in porto e escursioni;
• inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate che descrivevano programmi di escursioni a terra e servizi collegati.

Secondo il Tribunale, tali elementi dimostrano uso del marchio anteriore anche per servizi riconducibili ai servizi di agenzia di viaggi in classe 39. La commissione di ricorso ha quindi errato nel restringere indebitamente la portata della prova a servizi meramente ausiliari.

Valutazione dell’estensione e del periodo dell’uso

La commissione di ricorso aveva anche sostenuto che mancassero dati idonei a dimostrare l’entità dell’uso, come fatturato, numero di escursioni vendute o numero di passeggeri, e aveva osservato che solo due fatture riguardavano le escursioni.

Il Tribunale rileva che questa valutazione è incompleta e persino fattualmente inesatta, perché nel fascicolo vi erano più documenti pertinenti, inclusi elementi relativi al periodo rilevante 11 marzo 2014 - 10 marzo 2019. Inoltre, documenti successivi al periodo utile possono essere considerati per confermare o meglio valutare l’uso nel periodo pertinente e l’intenzione effettiva del titolare.

Ne consegue che la commissione di ricorso non ha effettuato una vera valutazione globale dell’insieme delle prove e ha omesso di esaminare con precisione numerosi documenti che, combinati tra loro, potevano dimostrare sia la natura sia l’estensione dell’uso.

Esito del giudizio e dispositivo

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione impugnata. Poiché tale esito è sufficiente a definire la controversia, non esamina il secondo motivo relativo al rischio di confusione.

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, EUIPO, rimasta soccombente, è condannata alle spese.

Principio affermato

La prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, ai fini dell’opposizione, va valutata in modo complessivo e concreto: non è legittimo escludere la prova perché i documenti non quantificano con precisione il fatturato o il numero di prestazioni, se altri elementi mostrano in modo coerente e oggettivo un impiego reale del segno per i servizi registrati. La commissione di ricorso deve esaminare tutti gli elementi nel loro insieme e non può limitarsi a una lettura restrittiva o parziale della documentazione.