Corte di giustizia, Sentenza C-322/24

Marchi: nullità per malafede e preclusione per tolleranza

La Corte, con sentenza in rinvio pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante, si pronuncia sul rapporto tra il motivo di nullità per malafede nella registrazione di un marchio posteriore e la preclusione per tolleranza prevista dalla disciplina unionale in materia di marchi. La controversia nasce nell’ambito di un’azione promossa da un titolare di marchi anteriori contro il titolare di marchi nazionali spagnoli successivi.

Fatti e procedimento principale

La Sánchez Romero Carvajal era titolare di marchi anteriori dell’Unione europea, tra cui 5J, mentre la Monells era titolare dei marchi nazionali spagnoli 5Ms e 5PS, registrati nel 2012 per prodotti della classe 29. Nel 2016 la Sánchez Romero Carvajal inviava una diffida stragiudiziale chiedendo la cessazione dell’uso dei segni contestati e indicando termini precisi per l’eventuale esercizio dell’azione di nullità, coincidenti con la scadenza del periodo di cinque anni.

Successivamente, nel 2021, la Sánchez Romero Carvajal proponeva azione di nullità dinanzi al giudice spagnolo, sostenendo che la Monells avesse agito in malafede al momento del deposito delle domande di registrazione. La Monells eccepiva la preclusione per tolleranza, affermando che il titolare anteriore aveva conosciuto e tollerato l’uso dei marchi per lungo tempo.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, che prevede la preclusione per tolleranza per cinque anni consecutivi, salvo il caso di malafede del richiedente del marchio posteriore;
• l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95/CE, che consente agli Stati membri di prevedere la malafede come impedimento alla registrazione o causa di nullità;
• l’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 e l’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/2436, esaminati ma poi ritenuti non applicabili ratione materiae e ratione temporis al caso concreto;
• l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ammissibilità e direttiva applicabile

La Corte osserva che, poiché i marchi controversi sono marchi nazionali, l’articolo 61 del regolamento 2017/1001 non è applicabile. Inoltre, la direttiva 2015/2436 non si applica temporalmente, perché le domande di registrazione dei marchi contestati sono state depositate nel 2011 e nel 2012. Ne deriva che la controversia ricade nella direttiva 2008/95/CE, e in particolare nel suo articolo 9, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafo 1, sulla base del tenore letterale, del contesto e della finalità della norma.

Sul piano letterale, la preclusione per tolleranza presuppone che il marchio posteriore non sia stato domandato in malafede. Dunque, se l’azione di nullità si fonda sulla malafede al momento del deposito, il titolare del marchio posteriore non può opporre validamente la tolleranza quinquennale.

Sul piano sistematico, la malafede costituisce un motivo di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95/CE. Tale motivo, in linea di principio imprescrittibile, non può essere neutralizzato da una preclusione per tolleranza invocata contro chi agisce per far valere la nullità.

Sul piano teleologico, la disciplina dei marchi mira a garantire una concorrenza leale; la malafede del depositante è incompatibile con tale obiettivo, perché denota la volontà di pregiudicare gli interessi altrui o di ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alla funzione del marchio.

Irrilevanza della diffida e delle altre circostanze richiamate dal giudice nazionale

La Corte esclude che il fatto di aver inviato una diffida stragiudiziale con indicazione di una data limite per agire, coincidente con la scadenza del termine quinquennale, possa impedire successivamente di far valere la malafede. Tali circostanze non fanno venir meno il diritto di proporre l’azione di nullità, poiché la direttiva non prevede un termine di prescrizione per l’esercizio di un’azione basata sulla malafede.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione affermando che il titolare di un marchio anteriore può chiedere, dopo la data indicata nella diffida, la nullità del marchio posteriore per malafede del richiedente, anche se al momento della diffida disponeva già di tutti gli elementi per ritenere che il deposito fosse in malafede.

Poiché la risposta alla prima questione è dirimente, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda questione.