Tribunale, Sentenza T-549/22

Marchio UE PROLACTAL e opposizione fondata sul marchio nazionale PROLÀCTEA

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2022, resa in un procedimento di opposizione a una designazione dell’Unione europea per registrazione internazionale. Il Tribunale esamina, in particolare, la gestione delle prove tardive, la prova dell’uso del marchio anteriore, la motivazione della decisione e la valutazione del rischio di confusione tra i segni PROLACTAL e PROLÀCTEA.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Prolactal GmbH aveva chiesto la protezione nell’Unione europea del segno denominativo PROLACTAL per una vasta gamma di prodotti e servizi nelle classi 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 39. Prolàctea, SA aveva proposto opposizione sulla base di un marchio figurativo spagnolo anteriore PROLÀCTEA, registrato per prodotti delle classi 5 e 29.

L’opposizione era fondata sull’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001. L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione solo in parte, ravvisando un rischio di confusione per alcuni prodotti. In appello, la Commissione di ricorso ha invece respinto il gravame e ha ritenuto sussistente il rischio di confusione per tutti i prodotti e servizi controversi.

Tesi della ricorrente

Prolactal GmbH ha dedotto sei motivi principali:

• errata applicazione dell’articolo 27(4) del regolamento delegato 2018/625 in ordine all’inammissibilità delle prove presentate per la prima volta in appello;
• violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, sia quanto al rigetto delle richieste di prova dell’uso sia quanto al rilievo attribuito alla coesistenza dei segni;
• violazione dell’articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, per asserita descrittività e mancanza di distintività del marchio anteriore;
• violazione dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 41(2) della Carta, per difetto di motivazione;
• violazione della giurisprudenza sul globale apprezzamento del rischio di confusione.

Esame del primo motivo: prove tardive in appello

Il Tribunale ricorda che l’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001 consente all’EUIPO di non considerare fatti o prove non prodotti tempestivamente, ma gli riconosce un ampio potere discrezionale da esercitare in modo motivato. Tale discrezionalità è però circoscritta dall’articolo 27(4) del regolamento delegato 2018/625, che consente l’ammissione di elementi nuovi in appello solo se:

• sono, prima facie, rilevanti per l’esito della controversia;
• non sono stati prodotti in tempo utile per validi motivi, in particolare se sono meramente integrativi di prove già depositate tempestivamente o servono a contestare rilievi svolti d’ufficio dalla prima istanza.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva ammesso di aver depositato in appello documenti relativi all’uso del marchio PROLACTAL sul mercato spagnolo e alla coesistenza con il marchio dell’interveniente. Il Tribunale osserva che tali documenti non erano stati prodotti dinanzi all’Opposition Division e non potevano essere qualificati come prove integrative, poiché davanti alla prima istanza non era stata presentata alcuna prova documentale a sostegno della pretesa coesistenza. Inoltre, la semplice affermazione secondo cui i documenti “integravano” elementi già dedotti non spiegava le ragioni del ritardo.

Il Tribunale conferma quindi la legittimità del rigetto di tali prove come inammissibili.

Esame del secondo e del quinto motivo: prova dell’uso, legittimo affidamento e certezza del diritto

Quanto alla prova dell’uso, il Tribunale richiama l’articolo 47 del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10(1) del regolamento delegato 2018/625: la richiesta deve essere presentata, entro il termine fissato, con atto autonomo e incondizionato. La ricorrente aveva inserito la prima richiesta nelle proprie osservazioni e non in un documento separato; le ulteriori richieste erano tardive. La Commissione di ricorso ha quindi correttamente dichiarato inammissibili tali domande.

Sul piano dei principi generali, il Tribunale afferma che la certezza del diritto richiede norme chiare e prevedibili e che il legittimo affidamento presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti competenti. La ricorrente non aveva però allegato alcuna assicurazione di tal genere da parte dell’EUIPO.

Quanto alla coesistenza dei segni, il Tribunale ribadisce che essa può incidere sulla valutazione del rischio di confusione solo se il richiedente dimostra che tale coesistenza si fonda sull’assenza di rischio di confusione presso il pubblico rilevante e, di regola, se i segni rilevanti sono identici. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva provato né la coesistenza effettiva sul mercato spagnolo né il modo in cui il pubblico aveva incontrato i segni. Non vi è dunque violazione dei principi invocati.

Esame del terzo motivo: asserita descrittività del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che il marchio anteriore fosse descrittivo e privo di capacità distintiva. Il Tribunale respinge nettamente la censura: nei procedimenti di opposizione non è consentito mettere in discussione la validità del marchio nazionale anteriore, poiché l’EUIPO non ha competenza sulla registrazione nazionale e il Tribunale non può sindacarla in tale contesto.

Richiamando la sentenza Formula One Licensing, il Tribunale osserva che, per poter operare come diritto anteriore nell’opposizione contro un marchio dell’Unione, il marchio nazionale deve essere riconosciuto come avente almeno un certo grado di distintività. La doglianza è quindi infondata.

Esame del quarto motivo: motivazione della decisione impugnata

In relazione all’articolo 94 del regolamento 2017/1001 e all’articolo 41(2) della Carta, il Tribunale richiama i principi consolidati sulla motivazione: essa deve essere chiara e sufficiente a consentire al destinatario di comprendere le ragioni dell’atto e al giudice di controllarne la legittimità, senza dover rispondere analiticamente a ogni argomento di parte.

Nel caso in esame, la Commissione di ricorso aveva:

• richiamato la disciplina e la giurisprudenza rilevanti sulle prove tardive;
• spiegato perché le prove prodotte in appello erano inammissibili;
• illustrato le condizioni affinché la coesistenza possa ridurre il rischio di confusione;
• concluso che la coesistenza non era stata provata e che, in ogni caso, non era stata dimostrata la sua natura pacifica e non confusoria.

La motivazione è quindi ritenuta sufficiente.

Esame del sesto motivo: valutazione globale del rischio di confusione

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso non avesse considerato varie circostanze, tra cui il tentativo di ripristinare una situazione precedente, la tolleranza dell’interveniente per decenni, la presenza di numerosi marchi simili, la realtà fattuale tra le parti e la descrittività dei segni.

Il Tribunale dichiara il motivo in parte irricevibile e in parte infondato, osservando che la ricorrente non aveva formulato censure sufficientemente chiare e precise, né individuato la giurisprudenza asseritamente violata. Le ulteriori circostanze invocate non erano sviluppate in modo idoneo a incidere sulla valutazione globale; in ogni caso, la coesistenza non era stata provata e la pretesa descrittività del marchio anteriore era già stata esclusa.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente. L’EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo richiesto una condanna alle spese se non in caso di udienza, non tenutasi nel caso di specie.

Principi affermati

La pronuncia conferma, in sintesi, che:

• le prove nuove in appello davanti all’EUIPO sono ammissibili solo entro i limiti rigorosi dell’articolo 27(4) del regolamento delegato 2018/625;
• la richiesta di prova dell’uso deve essere formulata tempestivamente e in un atto separato;
• la coesistenza dei marchi è rilevante solo se adeguatamente provata e se basata sull’assenza di rischio di confusione;
• il marchio nazionale anteriore non può essere contestato quanto alla validità nel procedimento di opposizione davanti all’EUIPO;
• la motivazione dell’EUIPO è sufficiente se consente di comprendere le ragioni decisive della decisione e di esercitare il controllo giurisdizionale.