Corte di giustizia, Sentenza C-115/19

Marchio UE: rischio di confusione e uso improprio della reputazione del marchio anteriore

La causa riguarda un’impugnazione proposta dalla China Construction Bank Corp. contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto, da parte dell’EUIPO, della registrazione di un marchio dell’Unione europea in seguito a opposizione del Groupement des cartes bancaires. La Corte si pronuncia sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in materia di rischio di confusione tra segni.

Contesto normativo

La Corte ricorda che, dato il momento dei fatti, la controversia resta disciplinata dal regolamento (CE) n. 207/2009, nonostante le successive modifiche e la sostituzione ad opera del regolamento (UE) 2017/1001. Sono rilevanti in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), relativo al rischio di confusione;
• l’articolo 8, paragrafo 5, relativo ai marchi che godono di notorietà;
• le norme sullo Statuto della Corte e sul regolamento di procedura relative a motivazione, impugnazione e spese.

Fatti e procedimento amministrativo

La CCB aveva chiesto la registrazione di un segno per servizi di classe 36, tra cui servizi bancari, finanziari, di carte di credito e servizi fiduciari. Il Groupement des cartes bancaires si era opposto invocando, tra gli altri, un marchio UE anteriore registrato per servizi finanziari, monetari e bancari, inclusi i servizi di carte di pagamento e di pagamento elettronico. La divisione d’opposizione dell’EUIPO aveva accolto l’opposizione per rischio di confusione. La prima commissione di ricorso aveva confermato tale esito, rilevando in sintesi:

• un pubblico di riferimento composto da professionisti e consumatori con alto livello di attenzione;
• una reputazione del marchio anteriore in Francia, in particolare collegata alle carte bancarie "CB";
• una somiglianza visiva e fonetica tra i segni;
• l’impossibilità di un confronto concettuale;
• la conseguente sussistenza di un rischio di confusione in Francia.

Dinanzi al Tribunale

La CCB aveva impugnato la decisione dell’EUIPO deducendo, essenzialmente, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), contestando:

• la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore;
• la valutazione della somiglianza dei segni;
• la valutazione globale del rischio di confusione. Sosteneva inoltre che la commissione di ricorso avesse attribuito al marchio anteriore una reputazione troppo ampia rispetto alle prove e che il Tribunale non avesse motivato adeguatamente tale conclusione. Il Tribunale aveva respinto il ricorso.

Questioni esaminate dalla Corte

La CCB ha dedotto tre motivi di impugnazione. I più rilevanti per la decisione finale riguardavano:

• l’asserito errore di diritto del Tribunale per avere utilizzato la reputazione del marchio anteriore nella fase di confronto tra i segni, con conseguente duplicazione del fattore distintivo;
• l’asserita insufficiente motivazione sulla portata del carattere distintivo del marchio anteriore rispetto ai servizi di "affari finanziari, affari monetari e transazioni bancarie";
• subordinatamente, lo snaturamento di fatti ed elementi di prova.

Ragionamento della Corte: distinzione tra somiglianza dei segni e carattere distintivo del marchio anteriore

La Corte richiama il principio secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, tra cui il grado di somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti o servizi, la reputazione e il carattere distintivo del marchio anteriore. La Corte precisa però che:

• la somiglianza dei segni si valuta con un confronto visivo, fonetico e concettuale fondato sull’impressione complessiva prodotta dai segni nella memoria del pubblico di riferimento;
• il carattere distintivo e la reputazione del marchio anteriore riguardano invece un solo segno e la sua capacità distintiva;
• questi due fattori hanno portata diversa e non sono fungibili.

Ne deriva che è giuridicamente errato usare la reputazione del marchio anteriore per stabilire quale elemento del segno sia dominante nel confronto tra i segni. La Corte osserva che il Tribunale aveva ritenuto legittimo dedurre dalla reputazione del marchio anteriore che il pubblico lo percepisse come la sigla "CB" e che tale elemento fosse dominante; ciò costituisce un errore di diritto. La prima parte del primo motivo viene quindi accolta.

Ragionamento della Corte: difetto di motivazione sulla portata del carattere distintivo

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che la motivazione deve consentire agli interessati di comprendere le ragioni della decisione e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Pur avendo il Tribunale spiegato che la reputazione del marchio anteriore poteva essere assimilata a un elevato carattere distintivo, la Corte rileva che la motivazione era insufficiente perché:

• le prove richiamate riguardavano specificamente i servizi di pagamento mediante carta bancaria;
• il Tribunale aveva invece affermato un elevato carattere distintivo in generale per servizi più ampi come "affari finanziari", "affari monetari" e "transazioni bancarie";
• mancava una spiegazione specifica che collegasse tali prove alla più ampia categoria di servizi.

Poiché il carattere distintivo deve essere valutato in funzione dei servizi designati e della percezione del pubblico interessato, la motivazione della sentenza impugnata non era sufficiente. Anche il secondo motivo viene accolto.

Esito dell’impugnazione e decisione sul merito

Accertati un errore di diritto e un vizio di motivazione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. Poiché dispone di tutti gli elementi necessari, decide definitivamente sul ricorso di primo grado e annulla anche la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO. La Corte precisa che, in base agli elementi del fascicolo, la commissione di ricorso aveva:

• valutato in modo errato la somiglianza dei segni usando la reputazione del marchio anteriore;
• omesso di individuare correttamente i servizi rispetto ai quali andava esaminato il carattere distintivo del marchio anteriore. Il motivo di ricorso della CCB relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), risulta quindi fondato.

Spese

La Corte applica le regole del proprio regolamento di procedura e pone a carico dell’EUIPO le spese della CCB in impugnazione e metà di quelle di primo grado. Il Groupement des cartes bancaires sopporta le proprie spese e la metà delle spese di primo grado della CCB. La Corte rileva anche che il Groupement des cartes bancaires non aveva effettivamente partecipato al procedimento dinanzi ad essa in modo idoneo a giustificare la condanna alle spese del giudizio di impugnazione.

Principio affermato

La reputazione del marchio anteriore non può essere utilizzata come criterio per determinare la somiglianza dei segni in conflitto, perché tale reputazione attiene al carattere distintivo del segno anteriore e opera solo nella valutazione globale del rischio di confusione. Inoltre, quando si afferma un elevato carattere distintivo del marchio anteriore per una categoria di servizi, la motivazione deve spiegare in modo puntuale come le prove prodotte lo dimostrino rispetto ai servizi concretamente rilevanti.