Tribunale, Sentenza T-196/24

Marchio dell’Unione europea – opposizione contro registrazione internazionale designante l’UE – annullamento per difetto di motivazione

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2024, resa in un procedimento di opposizione fondato su un marchio anteriore dell’Unione europea. La controversia riguarda l’uso effettivo del marchio anteriore e la sua incidenza sulla valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Digi International aveva designato l’Unione europea nella propria registrazione internazionale per un segno figurativo "DIGI" in classi 9, 38 e 42. Teraoka Seiko aveva proposto opposizione avvalendosi di tre marchi anteriori, tra cui un marchio dell’UE figurativo registrato per beni delle classi 7 e 9.

In fase di opposizione, Digi International aveva chiesto la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione ritenendo insufficiente la prova dell’uso nel periodo rilevante. La commissione di ricorso ha invece accolto parzialmente l’impugnazione dell’opponente, ha ritenuto provato l’uso effettivo del marchio anteriore dell’UE per la maggior parte dei beni e ha rinviato la causa alla divisione di opposizione per la valutazione nel merito dell’opposizione fondata su tale marchio.

Questioni sollevate dinanzi al Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi principali:

• travisamento degli elementi di prova;
• difetto di motivazione;
• erronea valutazione delle prove.

Nel corso del procedimento è emerso anche un errore della commissione di ricorso nella determinazione del periodo rilevante per l’uso effettivo: la commissione aveva preso a riferimento il quinquennio precedente la data di priorità, anziché quello precedente la pubblicazione della registrazione internazionale nel Bollettino dei marchi UE.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 296 TFUE. La motivazione deve consentire agli interessati di comprendere le ragioni della decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo.

Quanto alla prova dell’uso effettivo, il Tribunale insiste sul fatto che la commissione deve rendere intelligibile il ragionamento seguito rispetto ai tre parametri classici:

• tempo dell’uso;
• natura dell’uso;
• estensione dell’uso.

Ragionamento del Tribunale sul difetto di motivazione

Il Tribunale esamina d’ufficio l’eventuale carenza di motivazione, ricordando che si tratta di un vizio attinente a una violazione di forme sostanziali. Pur dovendo rispettare il contraddittorio, il giudice può rilevare autonomamente tale vizio.

Periodo dell’uso

La commissione di ricorso aveva fatto riferimento, in termini molto generali, a prove che rientravano nel periodo rilevante, a prove non datate e a prove datate fuori periodo, ma senza precisare quali documenti avesse effettivamente preso in considerazione e con quale funzione. Il Tribunale osserva che non era possibile capire se le fatture del 2016 fossero state utilizzate come prova autonoma o solo come elementi di corroborazione. Ne deriva l’impossibilità di controllare la correttezza del ragionamento seguito.

Natura dell’uso

In relazione alla natura dell’uso, la commissione si era basata in modo decisivo su una pagina del sito internet dell’opponente contenente immagini e denominazioni dei prodotti, tratta dal documento 31 del fascicolo amministrativo. Tuttavia, la decisione non chiariva quali altri elementi fossero stati presi in considerazione, né come quel documento dimostrasse l’uso per ciascuna categoria di beni. Il Tribunale sottolinea inoltre che non è consentito integrare ex post la motivazione dell’atto con argomenti sviluppati da EUIPO in giudizio.

Estensione dell’uso

Quanto all’estensione, la commissione aveva valorizzato fatture e ordini qualificandoli come campioni rappresentativi e aveva ritenuto sufficiente che alcuni documenti fossero indirizzati a grandi distributori. Ma non aveva spiegato:

• quali documenti, tra quelli spesso fuori periodo, fossero stati impiegati;
• se tali prove servissero direttamente o solo a corroborare altre prove;
• quali beni specifici fossero effettivamente interessati;
• perché prove relative a servizi, accessori o beni diversi potessero essere rilevanti per dimostrare l’estensione dell’uso dei beni controversi.

Il Tribunale conclude che la motivazione non consentiva di comprendere come la commissione fosse pervenuta alla conclusione sull’uso effettivo per taluni beni, in particolare per alcuni prodotti della classe 7 e per gli apparecchi self-checkout della classe 9.

Decisione e conseguenze

Poiché la decisione impugnata era viziata da insufficienza di motivazione con riferimento ai tre elementi costitutivi della prova dell’uso effettivo, il Tribunale la annulla integralmente. Non ritiene necessario esaminare gli altri motivi né l’errore sul periodo rilevante.

La domanda di riforma della decisione è respinta, perché la carenza di motivazione impedisce al Tribunale di stabilire quale decisione la commissione avrebbe dovuto adottare. EUIPO, rimasto soccombente, è condannato alle spese.

Principio affermato

La prova dell’uso effettivo del marchio anteriore deve risultare da una motivazione specifica e verificabile in ordine a tempo, natura ed estensione dell’uso; formule generiche o riferimenti non circostanziati ai documenti del fascicolo non bastano, perché impediscono il controllo giurisdizionale e determinano l’annullamento della decisione dell’EUIPO.