Tribunale, Sentenza T-145/22

Marchio dell’Unione europea tridimensionale – forma di un filo d’erba in una bottiglia

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da CEDC International contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione alla registrazione di un marchio UE tridimensionale rappresentante un filo d’erba in una bottiglia. La controversia si colloca nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, relativo alla tutela del titolare del marchio anteriore contro il deposito del marchio da parte del suo agente o rappresentante.

Fatti e iter amministrativo e giudiziario

La domanda di marchio UE fu presentata da Underberg AG nel 1996 per prodotti della classe 33, ossia alcolici e liquori. CEDC International, quale successore di Polmos, presentò opposizione fondandola, tra l’altro, su diversi marchi anteriori registrati e non registrati, sostenendo che Underberg e i suoi predecessori avessero agito come agenti o rappresentanti di Polmos o delle sue imprese antecedenti.

Il procedimento amministrativo ebbe una lunga evoluzione: la divisione di opposizione respinse l’opposizione, seguita da due decisioni di commissione di ricorso e da due sentenze di annullamento del Tribunale. La seconda decisione fu annullata solo in parte nel 2020 per difetto di motivazione quanto ai motivi di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 40/94. La decisione impugnata, adottata poi dalla quinta commissione di ricorso, respinse nuovamente il ricorso dell’opponente.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha precisato che la controversia sostanziale è disciplinata dal regolamento n. 40/94, applicabile ratione temporis alla data della domanda di marchio, mentre le regole procedurali applicabili erano quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Sono stati richiamati in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94;
• l’articolo 95, paragrafo 1, e l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
• l’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, che ispira l’articolo 8, paragrafo 3;
• le disposizioni sull’onere della prova e sulla motivazione nell’ambito della procedura EUIPO.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sintesi, tre profili di censura:

• la commissione di ricorso non avrebbe correttamente esaminato l’esistenza di un rapporto implicito di agente o rappresentante;
• avrebbe omesso di esaminare il marchio tedesco non registrato;
• avrebbe erroneamente valutato la portata degli accordi commerciali e la copertura dei diritti anteriori da essi derivanti.

Con il secondo motivo, la ricorrente imputava inoltre alla commissione di ricorso di aver applicato un criterio troppo restrittivo, come se fosse necessario un contratto scritto con specifica espressa dei marchi anteriori.

Ragionamento del Tribunale sul rapporto di agente o rappresentante

Il Tribunale ha ricordato che le nozioni di "agente" e "rappresentante" vanno interpretate in senso ampio, comprendendo ogni rapporto fondato su un accordo di cooperazione commerciale che crei un obbligo di fiducia e lealtà, anche se non formalizzato come contratto di agenzia o distribuzione. Tuttavia, resta indispensabile l’esistenza di un accordo contrattuale diretto tra le parti, non mediato da terzi.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi prodotti non dimostrassero un rapporto contrattuale diretto tra la ricorrente e l’interveniente, né un rapporto implicito o de facto. Gli accordi esaminati riguardavano rapporti tra la società polacca Agros o i suoi successori e Diversa/Underberg, ma non provavano che Agros fosse agente o rappresentante della ricorrente o del suo predecessore Polmos. Anche gli elementi successivi alla data di deposito del marchio richiesto non consentivano di ricostruire un rapporto contrattuale rilevante alla data decisiva.

Il Tribunale ha anche osservato che la lunga distanza temporale tra i vecchi accordi di importazione del 1983 e del 1987 e la data di deposito del 1996 impediva di presumere la persistenza di obblighi fiduciari post-contrattuali. L’argomentazione basata sul contesto storico della Polonia comunista e sulla successiva privatizzazione è stata ritenuta insufficiente, perché non supportata da prove concrete e perché il diritto applicabile richiede elementi oggettivi, non mere probabilità o presunzioni.

Marchio tedesco non registrato e valutazione dei diritti anteriori

Quanto al marchio tedesco non registrato, il Tribunale ha ritenuto la censura inconferente e comunque infondata. La ricorrente non aveva spiegato in che modo l’asserita omissione avrebbe inciso sulla valutazione del rapporto di agente o rappresentante, e comunque non aveva dimostrato l’esistenza del segno non registrato secondo il diritto tedesco applicabile.

Il Tribunale ha inoltre osservato che le conclusioni della commissione di ricorso rese nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 4, secondo cui il marchio non registrato non era provato, non erano state contestate in modo utile; perciò esse restavano definitive e comportavano comunque il rigetto della pretesa anche sotto il profilo dell’articolo 8, paragrafo 3.

Motivazione e esame dei fatti

Sul piano procedurale, il Tribunale ha respinto la censura di difetto di motivazione e di omesso esame dei fatti. Ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse esaminato in modo complessivo tutti gli elementi di prova prodotti e avesse motivato in maniera sufficiente la propria conclusione. Il fatto che la motivazione avesse anche elementi aggiuntivi o ad abundantiam non incideva sulla legittimità della decisione.

Decisione finale

Il Tribunale ha concluso che non era stato dimostrato alcun accordo contrattuale diretto, esplicito o implicito, di cooperazione commerciale tra la ricorrente e l’interveniente, né che l’interveniente avesse un obbligo di fiducia e lealtà verso la ricorrente. Ha quindi confermato il rigetto dell’opposizione ex articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 e ha respinto integralmente il ricorso, condannando CEDC International alle spese.

Principio affermato

La protezione accordata dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 presuppone la prova, a carico dell’opponente, di un rapporto contrattuale diretto con il richiedente, tale da fondare un obbligo di fiducia e lealtà; tale rapporto può essere anche implicito, ma deve risultare da elementi concreti e oggettivi. Non è sufficiente dimostrare rapporti commerciali con soggetti terzi o richiamare il contesto storico-organizzativo in modo generico. Per i marchi non tradizionali, la specifica rivendicazione del diritto anteriore deve risultare chiara e identificabile.