Tribunale, Sentenza T-78/24

Nullità del marchio UE "Skyliner" per rischio di confusione con il marchio anteriore "SKY"

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Golden Support s. r. o. avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio UE verbale "Skyliner". La controversia attiene al classico terreno del conflitto tra marchi, nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi informatici, sulla base di un marchio anteriore figurativo contenente la parola "SKY".

Fatti e procedimento amministrativo

Sky International AG aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio "Skyliner", registrato per servizi delle classi 38 e 42. L’azione di nullità era fondata sul marchio UE figurativo n. 14897789, registrato per servizi di telecomunicazioni, servizi scientifici e tecnologici, sviluppo software, consulenza IT e attività connesse. La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo che i servizi fossero identici o molto simili e che i segni presentassero una somiglianza media sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 30 agosto 2017, il diritto sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009. Sul piano procedurale, invece, si applica il regolamento (UE) 2017/1001. In particolare, la causa è stata decisa alla luce dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), nonché dell’articolo 72(3) del regolamento 2017/1001 per quanto riguarda i poteri del Tribunale di annullare o riformare la decisione impugnata.

Oggetto della domanda di ricorso

Il Tribunale osserva che, benché il petitum fosse formulato in termini di "alterazione" della decisione, la sostanza del ricorso implicava anche una domanda di annullamento, necessaria quale presupposto per qualsiasi riforma della decisione EUIPO. Tale impostazione consente al giudice di esaminare nel merito i motivi dedotti.

Primo motivo: assenza di rischio di confusione

Il primo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra "Skyliner" e "SKY" fossero sufficienti a escludere ogni rischio di confusione e di associazione. Sosteneva inoltre che i servizi in questione appartenessero ad ambiti diversi.

Pubblico rilevante

Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è composto sia dal grande pubblico sia da un pubblico professionale, con un livello di attenzione variabile da medio a superiore alla media. Ai fini della valutazione, è stato considerato il pubblico anglofono, senza che tale impostazione fosse contestata dalla ricorrente.

Comparazione dei servizi

La Corte richiama il criterio secondo cui, nelle procedure di nullità, l’analisi deve essere condotta avendo riguardo esclusivamente all’elenco dei servizi registrati, non all’uso effettivo o intenzionale del segno. Pertanto, le argomentazioni della ricorrente fondate sulle diverse aree di utilizzo commerciale dei segni sono state dichiarate irrilevanti. Egualmente irrilevante è stato l’argomento secondo cui il marchio anteriore sarebbe registrato per quasi tutti i servizi delle classi 38 e 42: non essendo richiesta, in questa fattispecie, la prova dell’uso, il raffronto va fatto tra i servizi come registrati.

Comparazione dei segni: profilo visivo

Sul piano visivo, il Tribunale conferma che il marchio anteriore consiste nel solo elemento verbale "sky", presentato in caratteri leggermente stilizzati e con colorazioni multiple, mentre il marchio contestato è un marchio verbale composto da "skyliner". Il Tribunale rileva che l’elemento figurativo del marchio anteriore ha funzione meramente decorativa e ruolo ancillare, mentre l’elemento iniziale comune "sky" assume rilievo dominante nella percezione del segno contestato. Da ciò deriva la correttezza della valutazione di una somiglianza visiva media.

Comparazione dei segni: profilo fonetico

Quanto al profilo fonetico, il Tribunale osserva che il fatto che i segni abbiano un diverso numero di sillabe non esclude la somiglianza, poiché la valutazione deve riguardare l’impressione complessiva della pronuncia. Poiché "sky" è la sola sillaba del marchio anteriore e la parte iniziale del marchio contestato, la somiglianza fonetica è stata correttamente qualificata come media.

Comparazione dei segni: profilo concettuale

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che il termine "sky" ha un significato ben comprensibile per il pubblico anglofono, mentre "skyliner" non possiede un significato concreto autonomo per tale pubblico. La ricorrente non poteva invocare il riferimento a "skyline", perché il confronto deve essere effettuato tra i segni così come registrati. La coincidenza nel concetto evocato da "sky" giustifica quindi una somiglianza concettuale media.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ribadisce il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi: un grado minore in uno di questi fattori può essere compensato da un grado maggiore nell’altro. Qui, i servizi erano identici o molto simili, i segni presentavano una somiglianza media sotto tutti e tre i profili e il marchio anteriore aveva carattere distintivo normale. La pretesa maggiore distintività del marchio contestato è stata ritenuta irrilevante, perché ciò che conta è la portata della tutela del marchio anteriore. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha errato nel ritenere sussistente il rischio di confusione.

Secondo motivo: asserita violazione dell’articolo 16 della Carta

Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. La ricorrente assumeva che l’EUIPO avesse violato la libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta basandosi su un presunto livello insufficiente di somiglianza tra i segni. Il Tribunale osserva però che tale censura poggiava su un presupposto errato, poiché la commissione di ricorso aveva accertato una somiglianza media, non un grado troppo basso di somiglianza. Di conseguenza, il motivo è stato respinto.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. Poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’eventualità di un’udienza, e nessuna udienza è stata celebrata, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

Principi riaffermati dalla sentenza

La decisione ribadisce alcuni principi consolidati in materia di marchi UE:

• nella valutazione della nullità per rischio di confusione si considerano i servizi come registrati, non l’uso effettivo del segno;
• la somiglianza dei segni va apprezzata globalmente, senza isolare artificialmente un solo elemento, ma tenendo conto degli elementi iniziali e dominanti;
• la differenza nel numero di sillabe o nella struttura dei segni non basta, da sola, a escludere la somiglianza;
• il carattere distintivo del marchio anteriore rileva ai fini del rischio di confusione, mentre l’asserita maggiore distintività del segno contestato non incide sulla tutela del precedente.