Cassazione Civile, Sentenza n. 31995/2024 del 11/12/2024

Esito

La controversia

Controversia sulla validità e contraffazione di brevetti europei (EP2287076B1, EP2497612B1, EP250015151A1) relativi a una macchina astucciatrice. In primo grado il Tribunale di Milano aveva riconosciuto la validità di alcuni brevetti e la contraffazione da parte di Gima e I.M.A., con condanna al risarcimento; in appello la Corte di Milano ha riformato la liquidazione del danno imponendo la retroversione dell'utile a favore di Cama 1. I.M.A. ha impugnato in Cassazione sollevando questioni di fatto e diritto (predivulgazione, ambito territoriale dell'art. 66 CPI, corretta applicazione dell'art. 125 CPI relativo alla retroversione degli utili, profili di costituzionalità dell'art. 123 CPI e rimessione alla Corte di Giustizia UE). Nel corso del giudizio di legittimità i brevetti EP '612 e EP '151 sono stati revocati dall'EPO e EP '151 è stato convertito amministrativamente in modello di utilità ai sensi dell'art. 58, comma 2, CPI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che la revoca definitiva dei brevetti europei EP '612 e EP '151 da parte dell'EPO produce effetto retroattivo (ex tunc) ai sensi dell'art. 68 CBE e, pertanto, invalida il titolo di privativa che aveva fondato la controversia giudicata nelle prime due istanze. Ha inoltre distinto la conversione amministrativa ex art. 58, comma 2, CPI (trasformazione del brevetto europeo revocato in modello di utilità nazionale) dalla conversione giudiziale ex art. 76, comma 3, CPI: la prima costituisce un titolo diverso e nuove questioni di fatto e diritto che non possono essere decise in questa sede di legittimità e che richiedono un separato giudizio. Per tali ragioni la sentenza impugnata (di merito) è stata cassata senza rinvio; le spese dell'intero giudizio sono compensate.

Norme richiamate

• art. 58, comma 2, c.p.i.

  La trasformazione amministrativa di un brevetto europeo revocato in domanda nazionale per modello di utilità costituisce un titolo diverso rispetto al brevetto originario e non legittima l'ampliamento del thema decidendum nel giudizio già instaurato; le questioni sulla validità e contraffazione del nuovo titolo devono essere trattate in separato giudizio.

• art. 76, comma 3, c.p.i.

  La conversione giudiziale (richiesta in sede di merito) introduce una deroga che può ampliare il thema decidendum perché necessita di accertamenti di fatto; tuttavia tale conversione non può essere emendata o valutata per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione).

• art. 68 C.B.E.

  La revoca di un brevetto europeo da parte dell'EPO si considera, ai fini degli effetti previsti dagli artt. 64 e 67 CBE, come priva di effetti fin dall'inizio (effetto retroattivo). Tale revoca incide retroattivamente sulle azioni giudiziarie fondate sul titolo revocato.

• art. 125 c.p.i.

  La norma disciplina la retroversione degli utili del contraffattore; la sua applicazione richiede il corretto accertamento del nesso di causalità fra contraffazione e profitto e va interpretata alla luce dei principi europei, ma nella fattispecie il giudizio sulla retroversione non poteva essere mantenuto dato il venire meno dei brevetti su cui si fondava la sentenza impugnata.

• art. 66 c.p.i.

  Riguarda le condotte escluse dalla contraffazione (es. atti effettuati al di fuori del territorio nazionale); la ricorrente aveva contestato l'applicabilità dell'articolo in relazione a forniture effettuate per uso in Paesi terzi, ma la Cassazione non è entrata nel merito per effetto della revoca dei brevetti.

• art. 59 c.p.i.

  art. 59, comma 1, lett. b

  Richiamato per distinguere la fattispecie di brevetto italiano vs brevetto europeo con stessa priorità; la Corte ha ritenuto non pertinente qui perché in controversia erano soltanto brevetti europei.

• art. 54 C.B.E.

  Norma sull'anteriorità; è stata evocata dalla resistente per contestare la valutazione di predivulgazione (ad es. filmato web come anteriorità), ma la questione è divenuta irrilevante dopo la revoca dei brevetti.

• Direttiva 2004/48/CE

  La direttiva prevede che i benefici realizzati illegalmente possano essere uno degli elementi presi in considerazione nella liquidazione del danno, ma non impone un diritto automatico alla restituzione integrale degli utili; ciò è stato invocato nella doglianza costituzionale sull'art. 123 c.p.i.

• art. 115 e art. 116 c.p.c.

  art. 115, comma 1; art. 116

  Norme sul potere del giudice di valutare le prove e sull'onere di allegazione e di contestazione; sono state invocate per censurare la valutazione delle prove in appello, ma la Cassazione ha ritenuto le questioni sopravvenute dalla revoca dei titoli.

Massime di principio

• La revoca definitiva di un brevetto europeo dall'EPO produce effetti retroattivi (ex tunc): le decisioni nazionali fondate su quel brevetto possono essere invalidate e la questione di merito deve essere riesaminata in presenza di un titolo valido.
• La conversione amministrativa di un brevetto europeo revocato in modello di utilità nazionale (art. 58, comma 2, CPI) genera un titolo distinto; le questioni di validità e contraffazione relative a tale nuovo titolo richiedono un separato procedimento e non possono essere decise in Cassazione se non erano già oggetto di valutazione nel merito.
• La conversione giudiziale (art. 76, comma 3, CPI) è diversa dall'istituto amministrativo: essa amplia il thema decidendum ma non è normalmente suscettibile di essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità, perché richiede accertamenti di fatto.
• La richiesta di retroversione degli utili ex art. 125 CPI implica il necessario accertamento del nesso causale tra contraffazione e profitto; tale rimedio deve altresì essere interpretato in modo compatibile con i principi della direttiva europea sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
• In cause brevettuali è essenziale monitorare l'esito di eventuali opposizioni o impugnative avanti all'EPO: decisioni sopravvenute dell'EPO possono cambiare radicalmente lo stato del contenzioso nazionale e impongono valutazioni strategiche (es. avviare nuovo giudizio sul titolo convertito o chiedere misure cautelari).
• Per non pregiudicare il diritto di difesa, le parti devono sollevare tempestivamente eccezioni e offrire prova sui nuovi elementi di titolo; il giudice deve evitare di pronunciare su questioni nuove non previamente istruite nel merito.