Tribunale, Sentenza T-515/21

Marchio dell’Unione europea denominativo EUPHYTOS e prova dell’uso del marchio anteriore EuPhidra

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Zeta Farmaceutici SpA contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2021, in un procedimento di nullità di marchio UE. La controversia verte soprattutto sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore e sull’ammissibilità, in sede di ricorso amministrativo, di prove prodotte tardivamente.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato è il segno denominativo EUPHYTOS, registrato per prodotti della classe 3. Zeta Farmaceutici ha chiesto la dichiarazione di nullità di tale marchio basandosi su un marchio anteriore figurativo EuPhidra, anch’esso registrato per prodotti della classe 3, invocando il rischio di confusione. Su richiesta del titolare del marchio contestato, Specchiasol Srl, l’EUIPO ha chiesto alla ricorrente la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.

La divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità e la commissione di ricorso ha confermato il rigetto. Secondo la commissione, la documentazione prodotta non dimostrava l’uso effettivo del marchio anteriore in nessuno dei due periodi rilevanti individuati ai sensi del regolamento 2017/1001. Inoltre, ha ritenuto inammissibili le prove riferite al primo periodo rilevante, prodotte per la prima volta in sede di ricorso, perché non integrative di prove già depositate in primo grado.

Normativa rilevante e determinazione del diritto applicabile

Il Tribunale distingue tra norme processuali e norme sostanziali. Sotto il profilo processuale, poiché la decisione impugnata è del 10 giugno 2021 e il ricorso amministrativo è stato presentato dopo il 1° ottobre 2017, si applicano il regolamento (UE) 2017/1001 e il regolamento delegato (UE) 2018/625, in particolare l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Sotto il profilo sostanziale, invece, il diritto applicabile è quello vigente alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, cioè il regolamento (CE) n. 40/94. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, nelle domande di nullità, la data della domanda di registrazione del marchio contestato è decisiva per individuare il diritto sostanziale applicabile. Ne consegue che gli articoli 56, paragrafo 2, e 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 disciplinano il caso concreto.

Primo motivo: necessità di provare l’uso effettivo nel primo periodo rilevante

La ricorrente sosteneva che non fosse necessario provare l’uso del marchio anteriore nel primo periodo rilevante, richiamando una presunta "tolleranza" di cinque anni dalla registrazione del marchio anteriore. Il Tribunale respinge questa lettura.

Secondo l’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, il titolare del marchio anteriore deve provare l’uso effettivo:

• nel quinquennio precedente la domanda di nullità, se il marchio anteriore era già registrato da almeno cinque anni a quella data;
• e, inoltre, nel quinquennio precedente la pubblicazione della domanda del marchio contestato, se anche a quella data il marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni.

Nel caso concreto, poiché il marchio anteriore era stato registrato il 26 settembre 2002 e la domanda del marchio contestato era stata pubblicata il 18 febbraio 2008, il primo periodo rilevante correttamente calcolato andava dal 18 febbraio 2003 al 17 febbraio 2008. Il Tribunale chiarisce che non esiste una regola generale secondo cui il titolare del marchio anteriore sarebbe esentato dall’onere di prova per i primi cinque anni dalla registrazione; la mancata dimostrazione dell’uso per uno dei due periodi previsti dalla norma basta a giustificare il rigetto della nullità.

Errore della commissione di ricorso sul calcolo del primo periodo rilevante

La commissione di ricorso aveva applicato il regolamento 2017/1001 e aveva calcolato il primo periodo rilevante a partire dalla data di deposito della domanda del marchio contestato, anziché dalla data di pubblicazione. Il Tribunale rileva che si tratta di un errore, perché il regolamento sostanziale applicabile era il regolamento n. 40/94.

Tuttavia, tale errore non incide sull’esito della causa: anche se il primo periodo è stato mal delimitato, resta comunque il fatto che la ricorrente non aveva dimostrato l’uso del marchio anteriore per quel periodo, e l’assenza di prova per uno solo dei due periodi richiesti è sufficiente a respingere la domanda di nullità.

Secondo motivo: ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta in sede di ricorso

Il Tribunale accoglie invece il secondo motivo. La ricorrente aveva prodotto per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso una serie di allegati volti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore nel primo periodo rilevante. La commissione li aveva esclusi ritenendoli non "integrativi", perché riferiti a un intero periodo per il quale in primo grado non era stata offerta alcuna prova.

Il Tribunale ricorda che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale nel prendere o meno in considerazione fatti e prove tardivamente prodotti. L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 incanala tale potere, consentendo l’ammissione di prove tardive se:

• possono, a prima vista, essere rilevanti per l’esito della causa;
• non sono state presentate per tempo per valide ragioni, in particolare se sono semplicemente integrative di fatti e prove già depositati tempestivamente.

Richiamando la sentenza PRIMED, il Tribunale afferma che, quando nel fascicolo di primo grado esistono già prove dell’uso effettivo del marchio relative a uno dei periodi rilevanti, le prove riferite all’altro periodo, anche se tardive, non possono essere escluse solo perché "nuove": esse sono comunque parte di un unico esercizio probatorio sull’uso effettivo del marchio anteriore. La commissione di ricorso ha quindi errato nel trattare i due periodi come elementi completamente distinti ai fini dell’ammissibilità.

Il Tribunale precisa che non rileva, nel caso concreto, una violazione dei diritti della difesa come nella sentenza PRIMED; ciò non toglie che il ragionamento di quella sentenza sia pertinente sulla qualificazione delle prove tardive come integrative. Poiché non si può escludere che, senza l’errore commesso, la commissione avrebbe esercitato diversamente il proprio potere discrezionale, la decisione impugnata va annullata.

Domanda di riforma e limiti del potere del Tribunale

La ricorrente chiedeva anche che il Tribunale riformasse la decisione impugnata e dichiarasse direttamente la nullità del marchio contestato. Il Tribunale respinge questa domanda. Il potere di riforma non consente al giudice dell’Unione di compiere una valutazione di merito che la commissione di ricorso non ha ancora effettuato.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso non aveva esaminato nel merito la sussistenza del rischio di confusione, avendo respinto la domanda solo per difetto di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. Di conseguenza, il Tribunale non poteva sostituirsi ad essa nella valutazione della causa di nullità relativa. Spetterà quindi alla commissione di ricorso, in sede di riesame, valutare se ammettere le prove tardive e, solo in caso positivo, esaminare il motivo di nullità fondato sul rischio di confusione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• annulla la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2021;
• respinge il ricorso per il resto, in particolare quanto alla richiesta di riforma e di dichiarazione diretta di nullità;
• condanna l’EUIPO alle spese.

La commissione di ricorso dovrà inoltre pronunciarsi sulle spese del procedimento amministrativo alla luce della sentenza del Tribunale.