Tribunale, Sentenza T-93/21

Marchio UE: rischio di confusione tra SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE e SKINTEGRITY

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale esamina, da un lato, una censura procedurale relativa al diritto di essere sentita e, dall’altro, la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Creaticon d.o.o. aveva ottenuto la registrazione internazionale n. 1424199, designante l’Unione europea, per un segno figurativo contenente gli elementi "sk" e "skintegra" con la dicitura "the rare molecule". La domanda riguardava numerosi prodotti di classe 3, in prevalenza cosmetici e preparazioni per la cura della pelle, dei capelli e del corpo.

Paul Hartmann AG propose opposizione sulla base del marchio tedesco anteriore SKINTEGRITY e del marchio UE anteriore omonimo, entrambi registrati per prodotti delle classi 5 e 10. L’opposizione fu accolta in parte dalla divisione di opposizione e poi respinta integralmente dalla commissione di ricorso, che ritenne sussistente il rischio di confusione per tutti i prodotti della domanda, senza ritenere necessario esaminare ulteriormente l’altro marchio anteriore.

Questione del diritto di essere sentita

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse preso in considerazione, nella comparazione, prodotti della classe 5 del marchio tedesco diversi da quelli esaminati dalla divisione di opposizione, in particolare "pharmaceutical products for skin protection and cleansing for the purposes of personal hygiene" e "pharmaceutical preparations for body care, for skin protection and cleansing", senza offrirle la possibilità di presentare osservazioni.

Il Tribunale ricorda che l’articolo 94, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2017/1001 esige che le decisioni di EUIPO si fondino solo su motivi e prove sulle quali le parti abbiano potuto prendere posizione, ma il diritto di essere sentita riguarda il materiale di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, non la posizione finale dell’organo decisorio. Inoltre, per effetto dell’articolo 71, paragrafo 1, e del principio di continuità funzionale tra le istanze di EUIPO, la commissione di ricorso può riesaminare pienamente il merito dell’opposizione e comparare i prodotti anche in modo diverso rispetto alla divisione di opposizione.

Nel caso concreto, la ricorrente aveva già sviluppato argomenti sulla mancata somiglianza dei prodotti, sulla diversità del pubblico e dei canali di distribuzione. Il Tribunale osserva anche che i prodotti ulteriormente considerati dalla commissione di ricorso risultavano dal fascicolo dell’opposizione e dalla traduzione del marchio tedesco prodotta dal titolare dei diritti anteriori. Ne consegue che non vi è stata violazione del diritto di essere sentita.

Normativa e criteri applicati per il rischio di confusione

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001, il Tribunale richiama i principi consolidati: il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’impressione complessiva prodotta dai segni, della somiglianza dei prodotti o servizi, del pubblico di riferimento e dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti.

Il rischio di confusione presuppone condizioni cumulative: identità o somiglianza dei marchi e identità o somiglianza dei prodotti o servizi. Il pubblico rilevante è individuato in Germania, dove è protetto il marchio anteriore tedesco.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma la valutazione di somiglianza tra i prodotti della classe 3 della domanda e alcuni prodotti della classe 5 coperti dal marchio anteriore tedesco, in particolare i prodotti per la protezione e pulizia della pelle e per la cura del corpo.

La somiglianza deriva da diversi fattori:

• alcune categorie hanno finalità sovrapponibili, cioè detergere, idratare, proteggere o migliorare l’aspetto della pelle;
• possono condividere ingredienti o consistenza, per esempio crema o gel;
• possono essere commercializzati negli stessi canali, come farmacie o altri punti vendita specializzati;
• possono essere complementari, poiché i prodotti cosmetici non medicinali possono essere usati con trattamenti di tipo farmaceutico o medicale.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la diversa natura cosmetica o farmaceutica escluderebbe la somiglianza, ribadendo che ciò che conta è il gruppo di prodotti protetti dai marchi e non solo i prodotti effettivamente commercializzati.

Comparazione dei segni: elemento dominante e distintivo

Quanto al confronto tra i segni, il Tribunale approva l’approccio della commissione di ricorso nel considerare dominante l’elemento verbale "skintegra" nel marchio richiesto. Il contorno esagonale con le lettere "sk" è ritenuto un elemento geometrico banale e decorativo, non idoneo ad attirare l’attenzione del pubblico, mentre l’espressione "the rare molecule" è giudicata laudatoria e di importanza secondaria.

Il Tribunale sottolinea che, nei marchi complessi, gli elementi verbali sono di regola più distintivi degli elementi figurativi e che il pubblico tende a riferirsi al marchio mediante la sua denominazione. Di conseguenza, il confronto con il marchio anteriore SKINTEGRITY va condotto principalmente sull’elemento "skintegra", senza trascurare il resto del segno ma attribuendogli il peso corrispondente alla sua funzione nell’impressione complessiva.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, i segni coincidono nella parte iniziale "skintegr" e differiscono solo nelle desinenze finali. Tale coincidenza iniziale ha rilievo, poiché il consumatore presta normalmente maggiore attenzione agli inizi delle denominazioni.

Sul piano fonetico, la parte comune produce una pronuncia simile, nonostante la diversa struttura sillabica e la diversa conclusione sonora delle parole. L’espressione "the rare molecule" non viene ritenuta, per il pubblico di riferimento, un elemento che incide in modo autonomo sulla pronuncia complessiva.

Sul piano concettuale, una parte non trascurabile del pubblico tedesco può percepire i segni come combinazioni di "skin" con "integrity" e "integra", rispettivamente, associando tali componenti all’idea di integrità, impeccabilità o completezza della pelle. La dicitura "the rare molecule" non è sufficiente a creare una distanza concettuale autonoma, data la sua natura secondaria.

Valutazione globale e decisione finale

Tenuto conto della somiglianza dei prodotti, della somiglianza visiva e fonetica dei segni e della somiglianza concettuale per una parte non trascurabile del pubblico, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente concluso per la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

L’azione viene quindi integralmente respinta e Creaticon d.o.o. è condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la commissione di ricorso di EUIPO può riesaminare pienamente il merito dell’opposizione e non è vincolata dal solo perimetro argomentativo seguito in primo grado;
• il diritto di essere sentita non impone di sollecitare osservazioni sulla soluzione finale che l’organo intende adottare, ma solo sul materiale fattuale e giuridico rilevante;
• nella comparazione dei marchi complessi contano in modo decisivo gli elementi dominanti e distintivi;
• una somiglianza anche non elevata dei prodotti può bastare, se accompagnata da una marcata vicinanza dei segni, a fondare il rischio di confusione.