Tribunale, Sentenza T-172/23

Nullità del marchio UE "hepsiburada" per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta commissione di ricorso EUIPO che aveva annullato il rigetto della Cancellation Division e dichiarato nullo il marchio UE denominativo "hepsiburada". Il contenzioso attiene alla disciplina della mala fede nel deposito di un marchio dell’Unione, applicabile ratione temporis al regolamento n. 207/2009.

Parti e svolgimento amministrativo

La ricorrente è Dendiki BV, titolare successiva del marchio contestato; l’interveniente è D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi, soggetto che aveva chiesto la dichiarazione di invalidità. L’EUIPO è convenuto nel ricorso; la commissione di ricorso aveva accolto l’impugnazione dell’interveniente, ritenendo che il depositante originario avesse agito in mala fede nel 2017.

Fatti essenziali

Il marchio contestato era stato depositato il 28 agosto 2017 per prodotti e servizi delle classi 21 e 35. L’interveniente era titolare di numerose anteriorità turche contenenti il segno "hepsiburada", registrate per servizi in classi 35, 38 e 42, e aveva prodotto elementi sull’uso del segno e della piattaforma e-commerce "www.hepsiburada.com". La commissione di ricorso aveva ritenuto che, alla luce della cronologia e del complesso delle circostanze, il depositante originario conoscesse le anteriorità e intendesse bloccare l’interveniente e appropriarsi indebitamente del vantaggio commerciale del segno.

Ammissibilità delle nuove prove

Il Tribunale dichiara irricevibili gli allegati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso, perché nel giudizio di legittimità sugli atti EUIPO la legalità della decisione va valutata sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto impugnato. Sono richiamati, in particolare, i principi secondo cui il Tribunale non può rivalutare i fatti sulla base di prove nuove, salvo il diverso caso dei fatti notori, che qui non ricorre.

Quadro normativo e criterio della mala fede

In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il marchio UE è nullo quando il deposito è stato effettuato in mala fede. Il Tribunale ribadisce che la mala fede richiede una valutazione globale di tutti gli indizi pertinenti: intenzione del depositante, conoscenza del segno anteriore, somiglianza dei segni, grado di protezione dei segni, circostanze commerciali e cronologia dei fatti. La buona fede del richiedente è presunta, ma può essere ribaltata da elementi oggettivi; in tal caso, spetta al titolare fornire spiegazioni plausibili sulla logica commerciale del deposito.

Tutela delle anteriorità turche e rilevanza dell’uso in Türkiye

La ricorrente sosteneva che le anteriorità dell’interveniente avessero scarso valore distintivo e limitata protezione, essendo registrate solo in Türkiye e non note nell’Unione. Il Tribunale respinge la tesi: l’assenza di reputazione nell’Unione non è decisiva ai fini della mala fede e può essere considerato anche l’uso del segno in uno Stato terzo. Inoltre, gli elementi prodotti in sede amministrativa mostravano che il sito dell’interveniente era uno dei principali operatori e-commerce turchi e che il segno era stato qualificato come noto dall’autorità turca. Il fatto che il termine "hepsiburada" fosse comune alle parti rendeva irrilevante l’argomento sulla pretesa descrittività o debolezza distintiva.

Somiglianza tra segni e tra prodotti/servizi

Per i servizi della classe 35, il Tribunale conferma la valutazione di identità o somiglianza con i servizi delle anteriorità turche. Quanto ai prodotti della classe 21, ribadisce il principio secondo cui vi è somiglianza tra beni e servizi di vendita al dettaglio aventi ad oggetto quei beni. Pertanto, la commissione di ricorso non aveva errato nel ritenere che i servizi di vendita al dettaglio e i beni designati dal marchio contestato fossero quantomeno connessi. In ogni caso, il Tribunale sottolinea che l’identità o la somiglianza non sono condizioni sufficienti da sole per dimostrare la mala fede, ma costituiscono soltanto un indizio nell’analisi complessiva.

Conoscenza dell’uso del segno e intento del depositante

La commissione di ricorso aveva valorizzato diversi elementi: il settore e-commerce della società depositante originaria, la nazionalità turca del suo amministratore, l’uso di un termine di derivazione turca, la registrazione del marchio per servizi in classe 35 e il fatto che il segno fosse usato su un sito presentato come filiale europea del sito dell’interveniente. Il Tribunale ritiene plausibile la conclusione che il depositante originario conoscesse almeno l’uso turco del segno e che non abbia fornito spiegazioni credibili sulla logica commerciale del deposito. È quindi confermata la valutazione secondo cui il marchio era stato registrato non per un uso onesto nel commercio, ma per trarre vantaggio dalla posizione dell’interveniente e ostacolarne l’ingresso nel mercato UE.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Dendiki BV è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dell’interveniente; l’EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo chiesto la condanna alle spese in assenza di udienza.

Principio affermato

Ai fini della nullità per mala fede di un marchio UE, il giudice può fondarsi su indizi oggettivi che mostrino che il deposito è stato effettuato per ostacolare un terzo o sfruttarne indebitamente il segno; non è necessario che il segno anteriore goda di reputazione nell’Unione, potendo rilevare anche l’uso e la notorietà in uno Stato terzo, se accompagnati da circostanze che rendano plausibile la conoscenza del segno e l’intento disonesto del depositante.