Tribunale, Sentenza T-434/20

Nullità di un marchio UE figurativo per asserita mala fede del richiedente

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, ha esaminato un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. La controversia riguardava la pretesa presentazione in mala fede della domanda di registrazione del segno "dziandruk", ai sensi dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009.

Parti e contesto procedurale

Il ricorrente era Piotr Włodarczyk, che aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio. Il convenuto era l’EUIPO. Interveniente nel giudizio era Ave Investment sp. z o.o., titolare del marchio contestato e parte vittoriosa nel procedimento amministrativo. La domanda di nullità era stata inizialmente accolta dalla divisione di cancellazione, che aveva ritenuto sussistente la mala fede; la commissione di ricorso aveva poi annullato tale decisione e respinto la domanda.

Fatti essenziali

Il marchio contestato era stato depositato il 10 agosto 2016 e registrato il 16 febbraio 2017 per prodotti e servizi delle classi 23, 24, 35 e 40. Il ricorrente sosteneva che il segno fosse già utilizzato da anni da una società, la società B, nel settore tessile, e che l’interveniente fosse consapevole di tale uso perché controllata da C, soggetto che deteneva anche il 50% delle quote della società B. Il ricorrente richiamava inoltre una disputa tra soci della società B e affermava che il deposito del marchio fosse finalizzato ad appropriarsi del segno e a far apparire collegata alla società B la società A.

Ammissibilità delle prove

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibili gli allegati A.5-A.13 del ricorso, perché prodotti per la prima volta dinanzi ad esso e non nel procedimento amministrativo. Ha ricordato che il sindacato del Tribunale riguarda la legittimità della decisione impugnata sulla base degli elementi già esaminati da EUIPO e non consente una rivalutazione dei fatti alla luce di prove nuove. Ha invece respinto le censure relative alla mancata traduzione di alcuni documenti, rilevando che tali argomenti erano in parte irrilevanti e, in ogni caso, non soddisfacevano i requisiti processuali richiesti.

Normativa e criteri giuridici applicabili

Poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 10 agosto 2016, il Tribunale ha applicato il regolamento n. 207/2009, pur osservando che l’articolo 59(1)(b) del regolamento 2017/1001 ha contenuto identico all’articolo 52(1)(b) del regolamento precedente. Ha richiamato il principio "first-to-file" dell’articolo 8(2) del regolamento n. 207/2009 e la giurisprudenza secondo cui la mala fede richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti esistenti al momento del deposito.

Ragionamento della Corte sulla mala fede

Il Tribunale ha ribadito che la nozione di mala fede implica un intento soggettivo disonesto o un motivo fraudolento, da accertare sulla base di elementi oggettivi e concordanti. Ha ricordato che fattori come la conoscenza dell’uso pregresso di un segno non registrato, l’intenzione di impedire a terzi di usarlo, la cronologia degli eventi e il contesto commerciale sono indizi utili ma non automatici. Inoltre, spetta a chi chiede la nullità provare le circostanze che dimostrano la mala fede, operando in favore del titolare una presunzione di buona fede.

Nel caso concreto, il Tribunale ha riconosciuto che la società B utilizzava in commercio un segno identico al marchio contestato e che l’interveniente ne era consapevole. Tuttavia, ha osservato che tale segno non era registrato, circostanza rilevante ma non sufficiente. Ha poi ritenuto che l’esistenza della lite tra i soci della società B non bastasse, da sola, a dimostrare un intento disonesto dell’interveniente al momento del deposito, e che il ricorrente non avesse fornito prove convincenti di un comportamento volto ad appropriarsi indebitamente del segno o a ingannare i consumatori.

Quanto agli elementi relativi all’uso del segno da parte della società A, il Tribunale li ha considerati troppo esigui, non datati e non idonei a dimostrare un contesto di uso fraudolento o di confusione intenzionale. Ha quindi concluso che non era stata provata la mala fede dell’interveniente al momento decisivo del deposito.

Esito e dispositivo

Poiché il primo e principale fondamento della decisione impugnata non era viziato da illegittimità, il Tribunale ha ritenuto superfluo esaminare l’altro pilastro motivazionale relativo al "legittimo interesse" o alla strategia commerciale dell’interveniente. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e il ricorrente è stato condannato alle spese.