Tribunale, Sentenza T-326/24

Opposizione alla registrazione del marchio BTFY

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato il rigetto dell’opposizione alla registrazione internazionale del segno verbale BTFY, designante l’Unione europea. L’opposizione era fondata su un marchio UE anteriore Butterfly e su due trade names tedeschi, Butterfly e BTY, nei settori di beni e servizi collegati all’abbigliamento, accessori e articoli sportivi.

Fatti e procedimento amministrativo

Domu Brands Ltd aveva ottenuto la registrazione internazionale n. 1 566 912 per il marchio BTFY. Tamasu Butterfly Europa GmbH aveva proposto opposizione davanti a EUIPO sulla base di:

• marchio UE anteriore Butterfly;
• trade name tedesco Butterfly, usato in Germania e in Europa;
• trade name tedesco BTY, usato in Germania e in Europa.

L’opposizione era stata proposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001. Dopo il rigetto da parte della Divisione di opposizione, la commissione di ricorso aveva respinto integralmente l’appello.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, relativo al rischio di confusione;
• l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, relativo ai segni anteriori diversi dai marchi registrati, purché usati in commercio e di più che mero rilievo locale;
• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, in tema di marchi anteriori con rinomanza;
• l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625, quanto all’onere probatorio sull’uso e sulla portata del diritto anteriore;
• il paragrafo 15, paragrafo 2, del MarkenG tedesco, invocato per la tutela del trade name.

Primo motivo: rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente escluso la similarità tra i segni BTFY e Butterfly.

Sul piano visivo, Butterfly è un segno di nove lettere, mentre BTFY è un segno breve di quattro lettere. La Corte sottolinea che il pubblico medio non scompone normalmente il marchio anteriore in lettere isolate e che la somiglianza parziale delle lettere iniziali e finali non basta a sovvertire l’impressione complessiva di dissimilarità.

Sul piano fonetico, il segno BTFY tende a essere pronunciato lettera per lettera, in quattro sillabe, secondo un orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte per gli acronimi e le abbreviazioni. Anche qui, la pronuncia differisce da quella di Butterfly.

Sul piano concettuale, per il pubblico anglofono Butterfly evoca chiaramente l’insetto, mentre BTFY, in assenza di prova credibile e non meramente episodica del suo uso come abbreviazione, non ha significato proprio. La Corte osserva che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che non si potesse effettuare una comparazione concettuale; tuttavia l’errore è irrilevante, perché il risultato corretto resta la dissimilarità concettuale. Poiché la similarità dei segni è una condizione cumulativa rispetto all’identità o similarità dei prodotti e servizi, il motivo è respinto.

Secondo motivo: tutela della rinomanza ex articolo 8, paragrafo 5

La Corte conferma il rigetto anche del motivo fondato sulla rinomanza del marchio anteriore. Richiama il principio secondo cui la similarità richiesta dall’articolo 8, paragrafo 5, è la stessa, quanto ai criteri di valutazione, di quella rilevante per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Poiché i segni sono stati ritenuti dissimili, manca uno dei presupposti essenziali per applicare l’articolo 8, paragrafo 5. Di conseguenza, non occorre esaminare ulteriormente l’eventuale pregiudizio o vantaggio indebito derivante dall’uso del segno successivo.

Terzo motivo: trade names ex articolo 8, paragrafo 4

La Corte distingue nettamente tra il trade name Butterfly e il trade name BTY.

Per Butterfly, la protezione invocata ai sensi del diritto tedesco presupponeva la possibilità di vietare l’uso di un segno successivo confondibile. Poiché BTFY e Butterfly sono dissimili, non sussiste la condizione della possibilità di divieto prevista dall’articolo 8, paragrafo 4.

Per BTY, il punto decisivo è la prova dell’uso in commercio di più che mero rilievo locale. La Corte ribadisce che tale requisito deriva direttamente dal diritto dell’Unione ed è autonomo rispetto alle condizioni eventualmente previste dal diritto nazionale. La ricorrente non ha dimostrato né l’uso effettivo del trade name BTY in Germania né la sua esistenza come segno protetto su scala sufficiente; pertanto, l’opposizione non poteva essere accolta.

Esito del giudizio e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente Domu Brands Ltd; EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, non avendo chiesto la condanna della ricorrente se non in ipotesi di udienza, che non si è tenuta.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

• la valutazione della confusione richiede una disamina complessiva di elementi visivi, fonetici e concettuali;
• per le abbreviazioni o sigle, la pronuncia lettera per lettera è frequente e può condurre a dissimilarità fonetica;
• se un segno ha un significato chiaro e l’altro no, i segni possono essere concettualmente dissimili;
• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 presuppone anch’esso una certa similarità tra i segni;
• per i segni diversi dai marchi registrati, l’uso in commercio di più che mero rilievo locale è un requisito autonomo, da provare rigorosamente.