Tribunale, Sentenza T-573/18

Forma tridimensionale di una stringa per calzature come marchio UE

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto dalla Hickies, Inc. contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2018, in materia di registrazione come marchio dell’Unione europea di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una stringa per calzature. Il Tribunale esamina in particolare se tale forma sia dotata di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva presentato il 5 luglio 2017 una domanda di registrazione per prodotti della classe 26, tra cui:

• stringhe per calzature;
• ornamenti in plastica per calzature;
• guarnizioni per calzature;
• accessori per abbigliamento, articoli per cucire e articoli per decorazioni in tessuto;
• occhielli per calzature;
• fibbie per scarpe;
• ganci per calzature;
• fibbie per calzature.

L’esaminatrice aveva contestato il difetto di carattere distintivo e, con decisione del 19 ottobre 2017, aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso, con decisione del 28 giugno 2018, aveva parzialmente accolto il ricorso amministrativo, annullando il rigetto per gli occhielli per calzature e i ganci per calzature, ma confermando il diniego per gli altri prodotti, ritenendo che il segno fosse privo di carattere distintivo per tali prodotti.

Motivo di ricorso

Dinanzi al Tribunale la Hickies deduce un motivo unico, sostanzialmente fondato sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La ricorrente sostiene, in sintesi, che:

• il segno non rappresenterebbe un sistema di chiusura tradizionale, ma un sistema nuovo e significativamente diverso dagli usi del settore;
• la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che la domanda mirava a proteggere non solo le stringhe per calzature, ma anche gli altri prodotti elencati;
• gli esempi tratti da siti web, prodotti dall’EUIPO, non dimostrerebbero la mancanza di distintività;
• la forma sarebbe nuova e collegata a un prodotto presentato come innovativo;
• la tutela di due disegni o modelli dell’Unione europea e i premi di design confermerebbero il valore distintivo della forma.

Normativa e criterio applicato

Il Tribunale richiama il quadro del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Viene anche ricordato che la domanda è stata presentata nel contesto della transizione dal regolamento (CE) n. 207/2009 al regolamento 2017/1001.

Ragionamento del Tribunale sul carattere distintivo

Il Tribunale osserva anzitutto che il segno richiesto è un marchio tridimensionale raffigurato in quattro immagini sotto diverse angolazioni. Dalla rappresentazione emerge un laccio con un occhiello a un’estremità e un bottone all’altra, destinati a essere inseriti uno nell’altro per chiudere il laccio; non è invece indicato il materiale del cordoncino.

Nel valutare il carattere distintivo, il Tribunale segue la logica secondo cui un segno tridimensionale deve essere idoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè indicare l’origine commerciale dei prodotti. In questa prospettiva, il fatto che una forma sia nuova o si discosti dagli usi del settore non basta, di per sé, a renderla distintiva. Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la valutazione della distintività non si basa sull’originalità o sulla mera non diffusione del segno nel settore interessato.

Elementi invocati dalla ricorrente e loro irrilevanza

Il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente fondati su elementi esterni alla funzione distintiva del marchio:

• i link e i siti web richiamati dall’EUIPO restano rilevanti come indizi dell’esistenza sul mercato dell’Unione di forme simili a quella richiesta, anche se si trattasse di piattaforme online o di possibili canali usati da contraffattori;
• l’eventuale novità del prodotto non implica automaticamente la distintività del segno;
• la tutela di disegni o modelli dell’Unione europea non è decisiva, perché i criteri di protezione del disegno o modello e del marchio sono diversi: il primo tutela novità e carattere individuale, il secondo richiede capacità distintiva come indicazione di origine;
• i premi di design non provano che il pubblico di riferimento percepisca la forma come indicatore di provenienza commerciale, potendo tali riconoscimenti valorizzare differenze minime apprezzate da esperti, ma non necessariamente dal consumatore medio.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha errato nel ritenere priva di carattere distintivo la forma tridimensionale contestata per i prodotti in questione. Il ricorso è quindi respinto integralmente e la Hickies, Inc. è condannata alle spese.

Principio affermato

La sola novità di una forma tridimensionale, o la sua protezione come disegno o modello, non basta a conferirle carattere distintivo quale marchio dell’Unione europea: occorre che il pubblico pertinente possa percepirla come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. In mancanza di tale capacità, la registrazione deve essere negata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.