Tribunale, Sentenza T-85/22

Revoca di marchio UE STAYER per mancato uso e qualificazione dei prodotti provati

La pronuncia riguarda un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso una decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea per mancato uso. Il Tribunale verifica se la prova dell’uso fornita dal titolare del marchio STAYER fosse idonea a mantenere la registrazione per i prodotti rivendicati in classe 8.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di revoca era stata presentata il 5 luglio 2017 contro il marchio UE denominativo STAYER, registrato il 2 maggio 2011 con riferimento ai prodotti di classe 8 descritti come 'Abrading instruments (hand instruments) (discs and wheels)'. La Cancellation Division aveva respinto la domanda di revoca con decisione del 26 marzo 2021 e, successivamente, la prima commissione di ricorso di EUIPO aveva respinto l’appello con decisione del 16 dicembre 2021.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 5 luglio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare l’articolo 15 e l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), corrispondenti agli articoli 18 e 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. Quanto alle regole procedurali, trova applicazione il regolamento (UE) 2017/1001 e, per la prova dell’uso, le regole richiamate sul contenuto degli elementi probatori (regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, oggi articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625).

Questione controversa

L’unico motivo dedotto dalla ricorrente denunciava la violazione dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009. Secondo la ricorrente, la registrazione sarebbe stata in italiano e l’espressione 'strumenti abrasivi manuali (dischi e mole)' indicherebbe utensili manuali; la prova prodotta dal titolare riguarderebbe invece solo 'abrading discs and wheels', cioè accessori per utensili elettrici, asseritamente collocabili in classe 7 e non in classe 8. La ricorrente sosteneva inoltre che molti documenti si riferivano a dischi da taglio, non coperti dalla registrazione.

Ragionamento del Tribunale sulla nozione di uso genuino

Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ricorda che vi è uso genuino quando il marchio è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale di garanzia dell’origine dei prodotti o servizi, per creare o conservare uno sbocco commerciale, e non mediante un uso meramente simbolico. Ai fini della valutazione rilevano volume commerciale, durata e frequenza dell’uso, nonché gli elementi probatori idonei a dimostrare luogo, tempo, portata e natura dell’uso.

Classificazione dei prodotti e irrilevanza della distinzione proposta dalla ricorrente

Il punto decisivo è l’interpretazione della descrizione dei prodotti. Il Tribunale osserva che l’uso delle parentesi nella formulazione 'abrading instruments (hand instruments) (discs and wheels)' ha l’effetto di restringere la protezione ai soli 'discs and wheels' inclusi nella categoria degli strumenti abrasivi manuali, e non a tutti gli utensili manuali in generale. Il marchio è quindi registrato per 'discs and wheels' come tali in classe 8.

Rilevanza del precedente STAYER del 28 maggio 2020

Il Tribunale richiama il proprio precedente del 28 maggio 2020, causa T‑681/18, relativo allo stesso segno STAYER e a una descrizione sostanzialmente analoga dei prodotti, in cui era già stato affermato che 'wheels and grinding wheels' rientrano nella categoria degli 'hand held abrasive items' e costituiscono una categoria sufficientemente omogenea, per la quale non è necessario distinguere in base al tipo di utensile con cui vengono utilizzati. La differenza tra la redazione spagnola/inglese di quel caso e quella italiana/inglese del caso attuale non è ritenuta significativa.

Valutazione della prova prodotta da Stayer Ibérica

Alla luce di tale interpretazione, i 'abrading discs and wheels' per i quali il titolare aveva prodotto prove di uso genuino rientrano nella categoria dei prodotti registrati in classe 8. Il Tribunale osserva inoltre che, anche ove la documentazione si riferisse a 'cutting discs', il taglio rientra nel processo di abrasione insieme a molatura e lucidatura, sicché tali prodotti sono comunque riconducibili alla categoria generale dei dischi e ruote abrasive.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge l’unico motivo di ricorso come infondato e, di conseguenza, respinge integralmente il ricorso senza esaminare l’eventuale eccezione di irricevibilità di taluni allegati sollevata da EUIPO. La ricorrente viene condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

Quando la prova dell’uso riguarda prodotti che rientrano nella categoria merceologica registrata, il marchio non può essere revocato per mancato uso; nella specie, i dischi e le ruote abrasive provati in giudizio rientravano nella registrazione di classe 8 e l’uso era quindi sufficiente a conservare i diritti del titolare.