Tribunale, Sentenza T-356/20

Marchio UE "Racing Syndicate" e nullità per rischio di confusione

La controversia riguarda un procedimento di nullità dinanzi all’EUIPO relativo al marchio figurativo dell’Unione "Racing Syndicate", registrato per prodotti delle classi 9, 25 e 28. Il ricorrente contesta la decisione della quinta commissione di ricorso che ha accolto la domanda di nullità proposta dal titolare del marchio anteriore internazionale denominativo "SYNDICATE".

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato è stato richiesto l’8 maggio 2013 e registrato il 27 dicembre 2014 per:

• classe 9: caschi protettivi, protezioni per motociclisti e altri dispositivi di protezione;
• classe 25: abbigliamento, calzature e copricapi;
• classe 28: articoli sportivi, protezioni e imbottiture per varie parti del corpo.

Il marchio anteriore su cui si fonda la domanda di nullità è la registrazione internazionale n. 691975 per il segno denominativo "SYNDICATE", con efficacia nell’Unione, in Germania, Francia, Italia e Lituania, per prodotti delle classi 24 e 25. La procedura di nullità è stata sospesa a lungo per un parallelo procedimento di revoca del marchio anteriore, conclusosi con la revoca per alcune voci della classe 24 e della classe 25.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di nullità, ritenendo che il rinnovo del marchio anteriore non fosse provato entro la chiusura della fase contraddittoria. La commissione di ricorso ha invece ammesso il certificato di rinnovo prodotto per la prima volta in appello, ha annullato la decisione di primo grado e ha dichiarato nullo il marchio contestato per tutti i prodotti.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente deduceva due motivi:

• violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, per avere la commissione di ricorso ammesso tardivamente il certificato di rinnovo del marchio anteriore;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sostenendo che non vi fosse rischio di confusione tra i segni e i prodotti.

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata depositata il 8 maggio 2013, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001.

Normativa rilevante

Per il primo motivo, il Tribunale richiama l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, secondo cui EUIPO può non tenere conto dei fatti o delle prove non prodotti tempestivamente. Ricorda però che tale disposizione conferisce un ampio potere discrezionale, ulteriormente precisato dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, che ammette prove nuove dinanzi alla commissione di ricorso solo se:

• sono prima facie idonee a essere rilevanti per l’esito della causa;
• non sono state presentate tempestivamente per validi motivi, in particolare quando servano a integrare elementi già prodotti o a contestare rilievi compiuti d’ufficio dalla prima istanza.

Per il secondo motivo, viene richiamato l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché la nozione di "marchio anteriore" di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv).

Primo motivo: ammissione delle prove prodotte in appello

Il Tribunale respinge il primo motivo. Osserva che il certificato di rinnovo del marchio anteriore era certamente rilevante per l’esito della controversia e che il ricorrente non contestava tale primo requisito.

Quanto al secondo requisito, la commissione di ricorso aveva motivato l’ammissione della prova tardiva osservando che essa serviva a confutare l’accertamento d’ufficio della divisione di annullamento, la quale aveva ritenuto inesistente, al momento rilevante, la prova dell’esistenza del marchio anteriore. Inoltre, la lunga sospensione del procedimento di nullità aveva fatto sì che, al momento decisivo per la prova dell’esistenza del diritto anteriore, il primo certificato fosse già scaduto. Il Tribunale ritiene che tali circostanze costituiscano una giustificazione valida e che la commissione di ricorso abbia esercitato correttamente il proprio potere discrezionale.

Secondo motivo: rischio di confusione tra i segni

Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso sulla somiglianza dei segni e dei prodotti.

Pubblico rilevante

Per le merci della classe 9 e 28, il pubblico rilevante comprende consumatori in generale e appassionati o professionisti del settore motociclistico/sportivo, con un livello di attenzione superiore alla media. Per la classe 25, il pubblico è il consumatore medio con attenzione media.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale approva le seguenti valutazioni:

• per la classe 25, "clothing" del marchio contestato e del marchio anteriore sono identici; "footwear" e "headgear" sono simili in misura media all’abbigliamento anteriore;
• per la classe 9, i dispositivi di protezione per motociclisti sono simili in misura debole all’abbigliamento anteriore, poiché possono appartenere allo stesso settore merceologico, essere venduti negli stessi punti vendita e, in parte, essere complementari o destinati a usi congiunti;
• per la classe 28, gli articoli sportivi e le protezioni per il corpo sono anch’essi simili in misura debole all’abbigliamento anteriore, poiché possono essere prodotti dai medesimi operatori, venduti tramite gli stessi canali e utilizzati insieme in alcune discipline sportive.

Il Tribunale respinge gli argomenti del ricorrente relativi alla destinazione specifica ai motociclisti, ai canali di vendita specialistici e ai prezzi più elevati, osservando che tali circostanze non escludono la somiglianza rilevante ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Confronto dei segni

Il Tribunale conferma che:

• la stilizzazione grafica del marchio contestato è debole;
• il termine "Syndicate" ha distintività media e non è descrittivo dei prodotti in questione;
• il termine "Racing" ha carattere distintivo debole per i prodotti delle classi 9 e 28, perché evoca una possibile destinazione sportiva o agonistica dei prodotti.

Poiché "SYNDICATE" è interamente ripreso nel marchio contestato e non è dominato da "Racing", i segni risultano visivamente e foneticamente simili in misura media. Sul piano concettuale, i segni sono identici per una parte del pubblico che comprende "Syndicate" ma non "Racing", e simili in misura media per chi comprende entrambi i termini.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra fattori, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso:

• per la classe 25, l’identità o la somiglianza dei prodotti, unita alla somiglianza media dei segni e alla distintività media del marchio anteriore, comporta un rischio di confusione per l’intero pubblico;
• per le classi 9 e 28, pur in presenza di una somiglianza debole dei prodotti e di un’attenzione superiore alla media del pubblico, la somiglianza media dei segni e il carattere debole di "Racing" inducono il pubblico a ritenere che il marchio contestato sia una linea speciale o una variante del marchio anteriore, destinata a prodotti da racing.

Il Tribunale esclude anche che il rigetto in opposizione della domanda di registrazione del marchio possa incidere sul giudizio di nullità, poiché ciò non comporta una violazione del principio di certezza del diritto.

Decisione e conseguenze

Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente, risultato soccombente, è condannato alle spese sostenute da EUIPO e dall’interveniente.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in materia di marchi UE, EUIPO può ammettere in appello prove tardive quando siano pertinenti e giustificate da circostanze concrete, e che la ripresa integrale di un elemento distintivo del marchio anteriore in un marchio complesso, unita alla debole distintività dell’elemento aggiuntivo e alla somiglianza dei prodotti, può integrare un rischio di confusione anche se i prodotti non coincidono pienamente e il pubblico presti un’attenzione superiore alla media.