Corte di giustizia, Sentenza C-183/21

Decadenza di un marchio per mancato uso e onere di allegazione nel diritto UE

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Saarbrücken in una controversia tra Maxxus Group GmbH & Co. KG e Globus Holding GmbH & Co. KG sulla decadenza, per mancato uso, di due marchi registrati in Germania. La Corte chiarisce se l’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2436 consenta che il diritto processuale nazionale imponga al ricorrente un onere di allegazione rafforzato, comprensivo di una ricerca di mercato sull’uso del marchio da parte del titolare.

Fatti e procedimento principale

La Globus è titolare di un marchio denominativo e di un marchio figurativo MAXUS registrati in Germania. La Maxxus ha proposto un’azione di decadenza sostenendo che, negli ultimi cinque anni, i marchi non erano stati utilizzati in modo idoneo a conservare i diritti del titolare. A sostegno della domanda ha dichiarato di aver svolto ricerche online e controlli in un punto vendita collegato alla Globus, senza rinvenire un uso effettivo dei marchi.

Il giudice del rinvio spiega che, secondo la giurisprudenza tedesca richiamata, nel procedimento di decadenza occorre distinguere tra:

• onere di allegazione, che imporrebbe al ricorrente di esporre in modo circostanziato i fatti relativi al mancato uso e di effettuare proprie ricerche;
• onere della prova, che graverebbe sul ricorrente per dimostrare il mancato uso.

Dopo la sentenza Ferrari, il giudice nazionale ritiene non più sostenibile che l’onere della prova gravi sul ricorrente, ma dubita se resti possibile mantenere un autonomo onere di allegazione in capo a quest’ultimo.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/95 e/o la direttiva 2015/2436 ostino a una norma procedurale che, in un’azione civile di cancellazione di un marchio per decadenza da mancato uso, impone al ricorrente:

• di esporre in modo circostanziato, per quanto possibile, il mancato uso del marchio da parte della resistente;
• di effettuare una ricerca di mercato adeguata alla domanda e alle caratteristiche del marchio.

Normativa rilevante

La Corte ricorda che la domanda di decadenza è stata presentata il 28 novembre 2019, quando la direttiva 2015/2436 era già applicabile, essendo stata la direttiva 2008/95 abrogata con effetto dal 15 gennaio 2019. Perciò la questione viene esaminata alla luce della direttiva 2015/2436.

Sono richiamati in particolare:

• l’articolo 16, sull’uso del marchio d’impresa;
• l’articolo 17, sul mancato uso come difesa in un’azione per contraffazione;
• l’articolo 19, sulla mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza;
• il considerando 10, che sottolinea l’esigenza di garantire la stessa protezione dei marchi in tutti gli Stati membri;
• gli articoli 54 e 55, relativi a recepimento e abrogazione della direttiva 2008/95.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che la questione decisiva riguarda l’onere della prova dell’uso effettivo ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2015/2436, materia che non rientra nella libera disciplina procedurale degli Stati membri. Se tale onere variasse da uno Stato all’altro, la protezione dei marchi diverrebbe disomogenea, in contrasto con l’obiettivo di uniformità sancito dal considerando 10.

Richiamando la sentenza Ferrari, la Corte ribadisce che è il titolare del marchio il soggetto più idoneo a dimostrare gli atti concreti che attestano l’uso effettivo. Ne consegue che l’onere di provare l’uso effettivo grava sul titolare del marchio contestato.

La Corte distingue poi tra un normale obbligo di formulare la domanda con sufficiente precisione e una regola che, in pratica, imponga al ricorrente di effettuare ricerche di mercato e di dimostrare di non aver trovato elementi di uso effettivo. Quest’ultima soluzione non si limita ad un onere di allegazione, ma trasferisce almeno in parte sul ricorrente la prova del mancato uso, in contrasto con la disciplina dell’articolo 19.

La Corte respinge anche gli argomenti fondati sul rischio di azioni abusive. Sottolinea che esistono strumenti processuali per contrastare abusi, come il rigetto sommario delle domande manifestamente irricevibili o infondate, la condanna alle spese e l’imposizione di una tassa di accesso al giudizio. Quanto al timore di divulgazione di segreti commerciali, la Corte osserva che l’uso effettivo rilevante ai fini della decadenza deve riguardare il mercato dei prodotti o servizi protetti, e non il solo ambito interno dell’impresa; pertanto, le prove richieste non coincidono con segreti commerciali tutelati.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2436 osta a una norma procedurale nazionale che, in un procedimento di decadenza per mancato uso di un marchio, impone al ricorrente di effettuare una ricerca di mercato sull’eventuale uso del marchio da parte del titolare e di presentare, nei limiti del possibile, osservazioni circostanziate a sostegno della domanda.

Principio affermato

Nel giudizio di decadenza per mancato uso di un marchio, il diritto dell’Unione attribuisce al titolare del marchio l’onere di dimostrare l’uso effettivo; una disciplina nazionale non può addossare al ricorrente un onere probatorio surrettizio attraverso obblighi di ricerca di mercato e di allegazione rafforzata.