Tribunale, Sentenza T-517/20

Nullità del marchio UE NATIONAL GEOGRAPHIC per preteso segno anteriore non registrato "geographic"

La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno non registrato anteriore "geographic", usato in Italia per capi di abbigliamento e borse, potesse fondare la nullità del marchio successivo NATIONAL GEOGRAPHIC registrato per prodotti della classe 25.

Fatti e procedimento amministrativo

National Geographic Society aveva depositato nel 2010 la domanda di registrazione del segno denominativo NATIONAL GEOGRAPHIC, poi registrato nel 2011 per, tra l’altro, abbigliamento, calzature e cappelleria. Nel 2017 VF International Sagl ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, fondandosi su un preteso segno anteriore non registrato geographic. La divisione di annullamento e poi la commissione di ricorso hanno respinto la domanda, ritenendo non provato l’uso del segno nel corso del commercio in modo non meramente locale.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda che, per la data della domanda di registrazione del 4 ottobre 2010, si applica ratione temporis il regolamento n. 207/2009; i riferimenti al regolamento n. 2017/1001 vanno letti come corrispondenti disposizioni. In particolare, sono rilevanti:

• articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
• articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
• in via comparativa, articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 89/104/CEE;
• in via giurisprudenziale, articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 40/94, richiamato a sostegno del parallelismo argomentativo sulla prova dell’uso.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorso si fondava su un unico motivo, articolato in tre profili:

• erronea valutazione delle prove addotte per dimostrare l’uso del segno geographic nel corso del commercio;
• errata valutazione della percezione del pubblico rispetto al segno complesso NAPAPIJRI GEOGRAPHIC;
• erronea applicazione della giurisprudenza sulla possibilità di provare l’uso di un segno anche quando esso sia utilizzato in combinazione con altri segni.

Quadro giuridico dell’articolo 8, paragrafo 4

Il Tribunale ribadisce che il titolare di un marchio non registrato o di un segno diverso da un marchio può chiedere la nullità di un marchio UE solo se sono soddisfatte cumulativamente quattro condizioni:

• uso nel corso del commercio;
• significatività superiore alla mera località;
• acquisizione del diritto secondo il diritto dell’Unione o dello Stato membro interessato prima della domanda di registrazione del marchio UE;
• titolarità del diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

Le prime due condizioni sono interpretate alla luce del diritto dell’Unione; in particolare, un segno è usato nel corso del commercio quando tale uso avviene nell’ambito di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non in ambito privato.

Valutazione delle prove fornite da VF International

Il Tribunale esamina il materiale probatorio prodotto dalla ricorrente, tra cui cataloghi, pubblicità, articoli di stampa, elenco di negozi, screenshot di sito web, un documento transattivo del 2004 e allegati contenenti esempi di uso del segno. Osserva però che quasi tutta la documentazione mostra il segno geographic insieme a NAPAPIJRI o alla bandiera norvegese.

In particolare, il Tribunale rileva che:

• il segno geographic appare in caratteri piccoli e senza particolare stilizzazione, in posizione chiaramente subordinata rispetto a NAPAPIJRI;
• NAPAPIJRI è l’elemento dominante per dimensioni e forte stilizzazione grafica;
• i riferimenti a geographic, quando compaiono da soli nei materiali web, indicano spesso una "collezione" di prodotti Napapijri, quindi restano accessori rispetto al marchio principale;
• il documento transattivo richiamato dalla ricorrente è riservato e comunque isolato, quindi non dimostra un uso percepibile dal pubblico come indicazione d’origine.

Percezione del pubblico e autonomia del segno

Secondo il Tribunale, il pubblico rilevante, di fronte al segno complesso NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, non avrebbe percepito geographic come segno indipendente. La prova non mostra che i prodotti siano stati commercializzati sotto geographic preso isolatamente, né che una parte sostanziale del pubblico associ quel segno, senza sforzo, a un’impresa determinata.

Il Tribunale conclude quindi che geographic non ha una presenza reale e autonoma sul mercato rilevante, ma compare solo con NAPAPIJRI e con la bandiera norvegese, senza assumere una funzione distintiva autonoma.

Richiamo alla giurisprudenza invocata dalla ricorrente

La ricorrente aveva richiamato alcune sentenze sulla possibilità che un segno conservi funzione distintiva anche se usato insieme ad altri segni. Il Tribunale chiarisce che tali precedenti non escludono in astratto la possibilità di provare l’uso del segno in combinazione con altri elementi; tuttavia, ciò richiede che il segno non sia del tutto ancillare nell’impressione complessiva e che il pubblico lo percepisca isolatamente come indicazione dell’origine commerciale.

Poiché nel caso concreto geographic era costantemente subordinato a NAPAPIJRI, quei precedenti non erano utili alla ricorrente. Viene inoltre ricordato che l’EUIPO non è vincolato dalla propria prassi decisionale e che ogni caso deve essere esaminato in modo autonomo alla luce del principio di legalità.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, confermando che la prova dell’uso nel corso del commercio del segno anteriore non registrato geographic non è stata fornita. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna VF International Sagl alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e della società interveniente.

Principio affermato

La sola prova dell’uso di un segno non registrato all’interno di un marchio complesso non basta, di per sé, a soddisfare l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Occorre dimostrare che il segno invocato abbia un ruolo distintivo autonomo, cioè una reale presenza sul mercato e la capacità di essere percepito dal pubblico come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti.