Tribunale, Sentenza T-181/23

Invalidità del marchio UE "JUVÉDERM" per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso ex art. 263 TFUE proposto da Dermavita Company S.a.r.l. avverso la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO del 1° febbraio 2023, con cui era stata confermata la mancata dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo JUVÉDERM. Il contenzioso concerne l’asserita mala fede del depositante al momento della domanda di registrazione e, in via subordinata, vizi procedurali della decisione amministrativa.

Fatti e procedimento amministrativo

Dermavita aveva chiesto a EUIPO, il 29 dicembre 2020, la dichiarazione di nullità del marchio UE JUVÉDERM, registrato a seguito di domanda depositata il 3 aprile 2007 dalla predecessora dell’interveniente Allergan Holdings France. Il marchio copriva prodotti della classe 5 della classificazione di Nizza, descritti come pharmaceutical products administered by injection for use in moisturising skin and reducing wrinkles. La domanda di nullità era fondata sul motivo di cui all’art. 59, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione cancellazione aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto ritenendo non provata la mala fede al momento del deposito.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata depositata il 3 aprile 2007, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94, in particolare l’art. 51, par. 1, lett. b). Le norme procedurali, invece, sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Il ricorso richiama inoltre l’art. 94, par. 1, del regolamento 2017/1001, nonché i principi desumibili dall’art. 296 TFUE in tema di motivazione.

Questione principale: la mala fede al deposito

La ricorrente sosteneva che il titolare del marchio e i suoi predecessori conoscessero l’uso anteriore del segno JUVEDERM in Libano, riconosciuto da decisioni dei giudici libanesi, e che avessero adottato una strategia commerciale disonesta attraverso molteplici registrazioni del segno. Invocava inoltre la cronologia degli atti, sostenendo che il marchio fosse stato depositato in reazione all’attività della ricorrente.

Il Tribunale richiama i principi consolidati sulla nozione di mala fede: essa non è definita dal regolamento, deve essere valutata in modo oggettivo sulla base di tutte le circostanze pertinenti e può emergere quando il deposito non sia diretto a concorrere lealmente, ma a danneggiare interessi di terzi o a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alle funzioni del marchio. Tra gli elementi eventualmente rilevanti vi sono la conoscenza dell’uso anteriore da parte di terzi, l’intenzione di impedirne l’uso, la protezione giuridica del segno anteriore, l’origine del segno e la logica commerciale del deposito. L’onere della prova grava su chi chiede la nullità.

Esame della presunta conoscenza dell’uso anteriore in Libano

Il Tribunale ritiene non provato che il titolare del marchio sapesse dell’uso anteriore del segno da parte di Dermavita in Libano al momento del deposito dei marchi rilevanti. Le decisioni dei giudici libanesi, pur attribuendo la priorità d’uso alla ricorrente, non dimostravano che il depositante ne fosse consapevole. Anche la tesi secondo cui il segno sarebbe stato "inventato" in modo sospetto non convince il Tribunale: i termini "juve" e "derm" sono considerati in qualche misura descrittivi per prodotti destinati alla cura della pelle e alla riduzione delle rughe, il che rende plausibile la scelta del segno senza inferirne la mala fede. Quanto alle lettere di diffida del 2000 e del 2004, il Tribunale osserva che non è provata la loro effettiva ricezione né il collegamento tra i destinatari e il predecessore del titolare al tempo rilevante.

Esame delle asserite intenzioni commerciali disoneste

La ricorrente sosteneva che le successive registrazioni di marchi JUVÉDERM fossero strumentali a eludere gli effetti sfavorevoli di decisioni giudiziarie libanesi. Il Tribunale respinge anche questa censura: al momento del deposito del marchio contestato, il titolare era già proprietario di numerosi marchi JUVEDERM, compresi registrazioni francesi e internazionali, e operava in Libano dal 2001. Le ulteriori registrazioni sono quindi ricondotte a una normale strategia di espansione commerciale e di tutela del proprio portafoglio marchi. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che tali depositi fossero finalizzati ad aggirare conseguenze giuridiche sfavorevoli.

Censure procedurali: motivazione e imparzialità

Sul piano procedurale, il Tribunale esamina la doglianza relativa all’art. 94, par. 1, del regolamento 2017/1001 e al principio di imparzialità. In primo luogo, ricorda che EUIPO non è tenuta a rispondere a ogni singolo argomento, essendo sufficiente che la motivazione evidenzi gli elementi decisivi della decisione. In secondo luogo, precisa che i riferimenti della commissione di ricorso a precedenti decisioni e procedimenti conosciuti dalle parti non integrano un uso di prove sulle quali la ricorrente non abbia potuto esprimersi. Inoltre, la commissione poteva legittimamente considerare precedenti procedimenti di nullità o decadenza per non uso ai fini della valutazione complessiva della buona o mala fede, poiché la nozione di mala fede non è confinata a circostanze tipizzate.

Quanto alla dedotta mancanza di imparzialità, il Tribunale rileva che il controllo svolto dalla commissione sui comportamenti della ricorrente e sulla cronologia degli eventi è coerente con l’obbligo di valutazione globale della mala fede. La mancata indicazione puntuale del passaggio delle decisioni libanesi da cui la commissione ha tratto l’idea di un uso anteriore minimo non basta a dimostrare parzialità. Infine, il rifiuto di ammettere prove tardive è espressamente consentito dall’art. 95, par. 2, del regolamento 2017/1001 e non rivela alcuna violazione del dovere di imparzialità.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Ritiene infondati sia il motivo relativo alla mala fede sia le censure procedurali. In applicazione dell’art. 134, par. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, condanna Dermavita Company S.a.r.l. alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

Ai fini dell’art. 51, par. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la mala fede richiede la prova di circostanze oggettive che, lette globalmente, rivelino un’intenzione disonesta al momento del deposito; la semplice conoscenza di un uso anteriore da parte di terzi, anche se dimostrata, non basta da sola a fondare la nullità del marchio UE.