Regolamento (UE) 2017/1001

Carattere unitario del marchio UE e ruolo dell'EUIPO

Il marchio UE produce gli stessi effetti in tutta l'Unione e può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato decaduto o nullo solo con effetti unitari (art. 1). È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, che succede nell'ambito del regolamento al precedente Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (art. 2).

Registrabilità, impedimenti e diritti conferiti

Possono costituire marchi UE tutti i segni idonei a distinguere prodotti o servizi e rappresentabili in modo chiaro e preciso (art. 4). La registrazione è l'unico modo di acquisizione (art. 6). Sono previsti impedimenti assoluti e relativi, inclusi carattere distintivo, descrittività, forma del prodotto, ordine pubblico, ingannevolezza, diritti anteriori, marchi rinomati, denominazioni di origine e indicazioni geografiche (artt. 7 e 8). La registrazione conferisce un diritto esclusivo, comprensivo del divieto di uso di segni identici o simili, di uso come nome commerciale, nella pubblicità e nell'importazione da paesi terzi in talune ipotesi (artt. 9 e 10).

Limiti, esaurimento e uso effettivo

Il regolamento prevede limiti all'esclusiva per uso del nome o indirizzo del terzo, per indicazioni descrittive e per uso necessario a identificare prodotti o servizi del titolare, purché conforme alle pratiche leali (art. 14). È sancito l'esaurimento nell'UE/SEE per prodotti immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso, salvo motivi legittimi, specie se i prodotti sono alterati (art. 15). L'uso effettivo nell'Unione entro cinque anni dalla registrazione, o la sua ripresa, è rilevante per evitare decadenza o per contrastare domande di nullità/opposizione; sono considerate uso anche forme non alteranti il carattere distintivo e l'apposizione a fini di esportazione (art. 18).

Proprietà del marchio: trasferimento, licenze, pegno, esecuzione e insolvenza

Il marchio UE è trattato come oggetto di proprietà distinto dall'impresa (art. 19). Può essere trasferito, anche parzialmente, con forma scritta e iscrizione nel registro; il trasferimento dell'impresa comporta di regola il trasferimento del marchio (art. 20). Sono disciplinati il trasferimento a favore del titolare in caso di registrazione a nome di agente/rappresentante (art. 21), i diritti reali e il pegno (art. 22), l'esecuzione forzata (art. 23), l'inclusione in procedure di insolvenza (art. 24) e le licenze esclusive o non esclusive, con possibilità per il licenziatario esclusivo di agire in certe condizioni (art. 25).

Domanda, classificazione, priorità e preesistenza

La domanda si deposita presso l'EUIPO e deve contenere richiesta, dati del richiedente, elenco dei prodotti/servizi e rappresentazione del marchio; sono previste tasse per classi ulteriori e, se del caso, tassa di ricerca (artt. 30 e 31). I prodotti e servizi sono classificati secondo Nizza e devono essere indicati con chiarezza e precisione; per le domande anteriori al 22 giugno 2012 sono previste regole transitorie di adeguamento degli elenchi (art. 33). Sono riconosciuti diritto di priorità da precedenti depositi e priorità di esposizione, con termini di tre mesi per la documentazione probatoria, nonché la rivendicazione di preesistenza di marchi nazionali o internazionali in determinati casi (artt. 34-40).

Esame, pubblicazione, opposizione e registrazione

L'EUIPO esamina le condizioni di deposito e gli impedimenti assoluti, invita a sanare irregolarità e può respingere la domanda in tutto o in parte (artt. 41 e 42). È prevista una ricerca facoltativa UE e, su richiesta, ricerche nazionali coordinate; i titolari anteriori vengono informati della pubblicazione (art. 43). La domanda è pubblicata se supera l'esame; terzi possono presentare osservazioni, e i titolari di diritti anteriori possono proporre opposizione entro tre mesi, con prova dell'uso effettivo del marchio anteriore ove richiesta (artt. 44-47). La registrazione avviene dopo il venir meno dell'opposizione o la sua definizione; segue il certificato di registrazione (art. 51).

Durata, rinnovo, modifica e divisione

La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito ed è rinnovabile per periodi di dieci anni (artt. 52 e 53). Il rinnovo richiede domanda e pagamento entro sei mesi dalla scadenza, con ulteriore termine di sei mesi e soprattassa del 25% della tassa dovuta, con tetto massimo di 1.500 EUR (art. 53). È vietata la modifica del marchio registrato salvo limitate correzioni del nome/indirizzo; si disciplina anche la divisione della domanda o della registrazione, con tassa dedicata e regole su efficacia, pubblicazione e salvaguardia delle date originarie (artt. 54-56).

Rinuncia, decadenza e nullità

La rinuncia può riguardare tutti o parte dei prodotti/servizi, richiede forma scritta e, se vi sono diritti iscritti o licenze, il consenso/avviso ai terzi interessati (art. 57). La decadenza opera, tra l'altro, per mancato uso effettivo quinquennale, volgarizzazione o uso ingannevole (art. 58). La nullità assoluta riguarda, tra l'altro, registrazioni contrarie all'art. 7 e mala fede al deposito; quella relativa riguarda diritti anteriori, diritti al nome/immagine/autore/proprietà industriale e denominazioni di origine o indicazioni geografiche (artt. 59 e 60). È prevista la preclusione per tolleranza quinquennale dell'uso del marchio posteriore (art. 61) e sono regolati gli effetti retroattivi della decadenza/nullità con salvezza di decisioni passate in giudicato e contratti già eseguiti (art. 62).

Procedura amministrativa di decadenza e nullità e ricorsi

Le domande di decadenza e nullità si presentano all'EUIPO da soggetti legittimati, sono soggette a tassa e possono essere respinte se vi è già una decisione definitiva sul medesimo oggetto e causa tra le stesse parti (art. 63). L'esame può imporre prova dell'uso effettivo del marchio anteriore e può condurre a conciliazione; la decisione è iscritta nel registro (art. 64). Le decisioni dell'EUIPO sono impugnabili con ricorso entro due mesi dalla notifica, con memoria entro quattro mesi; la commissione di ricorso può confermare, annullare o riformare, e la decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale entro due mesi (artt. 66-73).

Marchi collettivi UE

I marchi collettivi UE sono riservati ad associazioni e persone giuridiche di diritto pubblico e distinguono i prodotti/servizi dei membri da quelli di altre imprese; possono includere indicazioni geografiche, senza pregiudicare i diritti di terzi legittimati all'uso di tali indicazioni (art. 74). La domanda deve essere accompagnata da un regolamento d'uso che indichi soggetti autorizzati, condizioni di appartenenza e uso, incluse sanzioni (art. 75). Sono previsti specifici motivi di rigetto, decadenza e nullità collegati al regolamento d'uso e al rischio di inganno del pubblico (artt. 76, 81 e 82).

Marchi di certificazione UE

I marchi di certificazione UE distinguono i prodotti o servizi certificati in relazione a caratteristiche quali materiale, processo, qualità, precisione o altre caratteristiche, esclusa la provenienza geografica (art. 83). Possono richiederli persone fisiche o giuridiche che non svolgano attività di fornitura dei prodotti o servizi certificati. È richiesto un regolamento d'uso con indicazione dei soggetti abilitati, delle caratteristiche da certificare, delle modalità di verifica e sorveglianza e delle sanzioni (art. 84). Sono previsti motivi specifici di rigetto, decadenza e nullità, oltre a regole particolari sul trasferimento e sull'azione per contraffazione (artt. 85, 89, 90, 91 e 92).

Procedure dinanzi all'EUIPO, termini, lingua e pubblicità

Il regolamento disciplina in modo dettagliato le decisioni dell'EUIPO, l'esame d'ufficio dei fatti, la procedura orale, i mezzi di prova, le notifiche, la gestione dei termini, la correzione di errori, la revoca delle decisioni e la restitutio in integrum, oltre alla prosecuzione del procedimento in caso di termine mancato (artt. 94-106). È previsto un regime linguistico articolato: domande in una lingua ufficiale dell'UE, lingue dell'Ufficio (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco), seconda lingua per opposizione/decadenza/nullità e regole specifiche per documenti e traduzioni (art. 146). Il regolamento disciplina inoltre il registro, la banca dati, l'accesso ai fascicoli, la pubblicazione dei bollettini e della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e la cooperazione amministrativa con gli Stati membri (artt. 111-118).

Rappresentanza

Davanti all'EUIPO non è obbligatoria la rappresentanza, salvo per soggetti senza domicilio, sede o stabilimento effettivo nel SEE, per i quali è richiesta in tutti i procedimenti salvo il deposito della domanda (art. 119). La rappresentanza professionale può essere assunta da avvocati abilitati nel SEE o da mandatari iscritti nell'elenco dell'EUIPO, con requisiti di cittadinanza, domicilio professionale e abilitazione/nominazione presso uffici nazionali o Benelux; sono previste procure e regole per il rappresentante comune (art. 120).

Competenza giurisdizionale e azioni giudiziarie

Le controversie sui marchi UE seguono, salvo deroghe, il regolamento (UE) n. 1215/2012; per le azioni di cui all'art. 124 sono previste deroghe puntuali (art. 122). Gli Stati membri designano un numero ridotto di tribunali dei marchi UE di primo e secondo grado, competenti in via esclusiva per contraffazione, minaccia di contraffazione, accertamento di non contraffazione e domande riconvenzionali di decadenza o nullità (artt. 123 e 124). La competenza internazionale è regolata in base al domicilio del convenuto, dell'attore o, in ultima istanza, della sede dell'EUIPO; il tribunale competente ha efficacia su tutto il territorio UE per gli atti in questione (artt. 125 e 126).

Effetti processuali, misure cautelari e collegamenti tra procedimenti

Il marchio UE si presume valido salvo domanda riconvenzionale di decadenza/nullità; la validità non può essere contestata in una azione di non contraffazione (art. 127). La domanda riconvenzionale ha regole specifiche di notificazione all'EUIPO, sospensione e iscrizione nel registro, e le sentenze definitive sono comunicate all'EUIPO per gli adempimenti conseguenti (art. 128). I tribunali dei marchi UE possono emettere inibitorie e misure di tutela, oltre a misure provvisorie e cautelari con efficacia UE nei limiti previsti (artt. 130 e 131). Sono poi previste regole di sospensione per connessione tra azioni pendenti davanti a tribunali e EUIPO (art. 132) e di appello/cassazione in base al diritto nazionale per i tribunali di secondo grado (art. 133).

Incidenza sul diritto nazionale e rapporti tra marchi UE e marchi nazionali

Il regolamento non preclude azioni basate sul diritto nazionale in materia di responsabilità civile e concorrenza sleale e, in generale, lascia ferme le azioni contro l'uso di marchi UE posteriori fondate su diritti anteriori, nei limiti della tolleranza e della preclusione per acquiescenza (artt. 17, 137 e 138). Sono disciplinate le azioni simultanee o successive basate su marchi UE e nazionali per evitare sentenze contrastanti (art. 136).

Trasformazione in marchio nazionale

La domanda o il marchio UE possono essere trasformati in domanda di marchio nazionale quando la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata, oppure quando il marchio cessa di produrre effetti, salvo alcuni casi di esclusione, ad esempio in presenza di decadenza per non uso o di cause già accertate a livello UE o nazionale (art. 139). La trasformazione va chiesta entro tre mesi nei casi previsti, è soggetta a tassa e segue formalità di presentazione, pubblicazione e trasmissione agli uffici nazionali interessati (artt. 140 e 141).

EUIPO: status, organi, bilancio, controllo e tasse

L'EUIPO è un'agenzia dell'Unione con personalità giuridica, personale soggetto allo statuto UE, regime di immunità e responsabilità contrattuale/extracontrattuale disciplinata dal diritto dell'Unione (artt. 142-145). Sono disciplinati il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, le commissioni di ricorso e gli organi interni, con regole su composizione, nomina, indipendenza e astensione/ricusazione (artt. 153-170). Il bilancio deve essere in pareggio, finanziato prevalentemente dalle tasse, con obblighi di compensazione verso gli uffici nazionali e il Benelux, e con regole di controllo, audit, anti-frode e trasparenza (artt. 171-181 e 149-150).

Registrazioni internazionali di marchi e protocollo di Madrid

Il regolamento si applica, salvo deroghe, anche alle domande internazionali basate su domande o marchi UE e alle registrazioni internazionali che designano l'Unione (art. 182). Sono disciplinati il deposito presso l'EUIPO, la lingua e il contenuto delle domande, le tasse, i controlli di conformità e le cause di rifiuto o irregolarità (artt. 183-188). Le registrazioni internazionali che designano l'Unione hanno effetti equivalenti alla domanda e, in assenza di rifiuto, alla registrazione UE; il regolamento prevede pubblicazione, ricerca, opposizione, notifiche all'OMPI, rivendicazione di preesistenza, declaratoria di inefficacia, sostituzione e conversione in domanda nazionale o in designazione di Stato membro (artt. 189-204).

Disposizioni finali, deleghe, abrogazione ed entrata in vigore

La Commissione è assistita da un comitato per gli atti di esecuzione e riceve numerose deleghe per specificare procedure e requisiti tecnici (artt. 207-208). Sono previste disposizioni transitorie per l'allargamento dell'Unione (art. 209), una valutazione periodica quinquennale dell'attuazione (art. 210), l'abrogazione del regolamento (CE) n. 207/2009 (art. 211) e l'entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, con applicazione dal 1º ottobre 2017 (art. 212).