Tribunale, Sentenza T-194/21

Annullamento della decisione EUIPO in opposizione tra marchi HYALOSTEL ONE e HYALISTIL

La pronuncia riguarda un ricorso diretto contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione avente ad oggetto una domanda di registrazione internazionale designante l’Unione europea per il segno figurativo HYALOSTEL ONE, destinato a prodotti farmaceutici, nutrizionali e medicinali di classe 5.

Fatti e procedimento amministrativo

Stelis Biopharma Ltd aveva chiesto la registrazione del segno HYALOSTEL ONE. Fidia farmaceutici SpA aveva proposto opposizione fondandola su numerosi marchi anteriori, tra cui in particolare il marchio UE figurativo HyalOne, il marchio UE denominativo HYALISTIL e il marchio internazionale denominativo HYALO. L’opposizione era basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione. In appello, la Quinta commissione di ricorso aveva confermato il rigetto: aveva escluso il rischio di confusione sia con HyalOne sia con HYALISTIL e aveva ritenuto che gli altri marchi anteriori fossero, comunque, ancora meno simili al segno richiesto.

Motivi di ricorso dedotti da Fidia

Fidia ha dedotto tre motivi principali:

• violazione dell’articolo 165, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e degli articoli 32, lettera f), e 39, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625;
• violazione degli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 per quanto riguarda il confronto con il marchio HYALO;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nel confronto con il marchio HYALISTIL.

Il Tribunale ha osservato che la ricorrente contestava in concreto soprattutto le valutazioni relative ai marchi HYALISTIL e HYALO.

Normativa rilevante e obbligo di motivazione

Il nodo decisivo della causa è stato l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, letto in combinato con l’articolo 296 TFUE. Il Tribunale ricorda che la motivazione deve esporre chiaramente e univocamente il ragionamento dell’EUIPO, così da consentire alle parti di comprendere la decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità. Non è necessario rispondere a tutte le argomentazioni delle parti, ma occorre indicare gli elementi di fatto e di diritto decisivi.

Valutazione del Tribunale sulla motivazione della commissione di ricorso

Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione fosse contraddittoria sotto un profilo centrale: la commissione di ricorso aveva affermato, da un lato, che il termine "hyal" poteva alludere all’acido ialuronico per una parte del pubblico italofono, attribuendogli così una distintività debole; dall’altro, aveva sostenuto che il pubblico italofono di riferimento non avrebbe percepito tale allusione e aveva persino qualificato il termine come normalmente distintivo.

Il Tribunale ha rilevato che dalla lettura complessiva della decisione non era possibile capire:

• quale segmento del pubblico pertinente fosse stato preso a riferimento;
• quale fosse la dimensione della parte di pubblico che comprendeva o non comprendeva il significato di "hyal";
• se il livello di attenzione più elevato del pubblico avesse inciso su uno o sull’altro segmento;
• quale fosse, in definitiva, la base logica dell’esclusione del rischio di confusione.

Poiché la valutazione della distintività di "hyal" condizionava il confronto tra i segni e la valutazione globale del rischio di confusione, l’incertezza motivazionale rendeva impossibile il controllo giurisdizionale.

Conseguenze processuali

Il Tribunale ha quindi annullato integralmente la decisione impugnata per violazione dell’obbligo di motivazione, senza esaminare nel merito gli altri motivi di ricorso né le ulteriori censure formulate nell’ambito del terzo motivo. Ha inoltre respinto la possibilità di colmare le lacune motivazionali con le spiegazioni offerte da EUIPO nel giudizio.

Dispositivo e spese

La decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 gennaio 2021 è stata annullata. EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Fidia farmaceutici SpA nel giudizio.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nei procedimenti di opposizione in materia di marchi UE, la commissione di ricorso deve:

• identificare con precisione il pubblico pertinente;
• mantenere coerenza interna nella valutazione della percezione dei segni;
• esplicitare in modo intellegibile i passaggi decisivi del ragionamento;
• evitare contraddizioni che impediscano al giudice dell’Unione di verificare la legittimità della decisione.

In difetto, la decisione è annullabile anche senza esame dei motivi sostanziali sul rischio di confusione.