Tribunale, Sentenza T-180/23

Marchio UE: rischio di confusione tra "BI blue pigment" e "Bi.cell"

Il Tribunale dell'Unione europea, Seconda Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da L'Oréal avverso una decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel settore cosmetico e hair care.

Fatti e procedimento amministrativo

L'Oréal aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo dell'UE "BI blue pigment" per prodotti della classe 3, in particolare preparazioni e trattamenti per capelli, preparazioni per la cura dei capelli, fissativi, tinture e schiarenti per capelli. Samar't Pharma, SL aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio figurativo anteriore "Bi.cell", anch'esso per prodotti di classe 3, tra cui cosmetici, profumi, lozioni per capelli, preparazioni cosmetiche per l'acconciatura e saponi. L'opposizione era basata sul rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione e la commissione di ricorso, con decisione del 17 gennaio 2023, aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione.

Questioni sottoposte al Tribunale

Con un unico motivo, L'Oréal denunciava la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sostenendo in sostanza che la commissione di ricorso:

• non aveva effettuato una valutazione complessiva dei segni;
• non aveva valutato globalmente il rischio di confusione;
• aveva attribuito un peso eccessivo al solo elemento "bi", trascurando gli altri componenti dei segni.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il contenuto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per l'identità o somiglianza con un marchio anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione. Richiama inoltre i principi giurisprudenziali consolidati:

• il rischio di confusione va valutato globalmente, secondo la percezione del consumatore medio;
• i fattori rilevanti sono interdipendenti, in particolare somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
• per applicare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), occorre che siano cumulativamente presenti identità o somiglianza dei segni e dei prodotti;
• nei marchi complessi, la comparazione deve riguardare i segni nel loro insieme, salvo che uno o più elementi siano predominanti e gli altri trascurabili.

Valutazione dei prodotti e del pubblico di riferimento

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva qualificato i prodotti come beni di consumo quotidiano destinati al grande pubblico con livello di attenzione medio, individuando come pubblico pertinente la parte anglofona del pubblico dell'Unione. Tali valutazioni non erano contestate da L'Oréal e non risultavano inficiate dagli atti. È inoltre confermata l'identità dei prodotti in classe 3 tra quelli coperti dai due marchi.

Esame dei segni: elementi distintivi e dominanti

Sul marchio anteriore "Bi.cell", il Tribunale approva l'analisi secondo cui i due elementi verbali "bi" e "cell", separati da un punto, possono essere percepiti separatamente dal pubblico. Il fatto che il termine complessivo possa evocare "due cellule" o sembrare fantasioso non impedisce che "bi" conservi un ruolo autonomo nell'impressione d'insieme. Sul marchio richiesto "BI blue pigment", il Tribunale conferma che una parte non trascurabile del pubblico può percepire il primo elemento come "BI" (e non come "BL"), anche perché la lettera "l" minuscola è visivamente molto simile alla "I" maiuscola nel carattere usato. L'espressione "blue pigment" è ritenuta secondaria e descrittiva per prodotti per capelli capaci di conferire una tonalità blu, sicché non altera il rilievo dominante del primo elemento. Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui "bi" sarebbe privo di distintività nel settore cosmetico: gli esempi forniti da L'Oréal non dimostrano un uso tanto diffuso e omogeneo da svuotarne il carattere distintivo.

Somiglianza visiva

Il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni presentano una somiglianza visiva inferiore alla media. La ragione sta nel fatto che coincidono nel solo elemento iniziale "bi", che ha comunque rilievo autonomo nel marchio anteriore e dominante nel marchio richiesto, mentre gli altri elementi sono diversi. Anche la grafia dei due segni è molto simile, se non identica.

Somiglianza fonetica

Sotto il profilo fonetico, il Tribunale ritiene plausibile che il pubblico pronunci il primo elemento di entrambi i segni allo stesso modo. In particolare, il marchio richiesto può essere abbreviato nella sola parte iniziale, specie perché la parte "blue pigment" è descrittiva e in caratteri minori. Ne deriva una somiglianza fonetica almeno inferiore alla media.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma una somiglianza di grado basso. Il prefisso "bi" può evocare l'idea di "due" o "doppio"; nell'altro segno, "cell" può richiamare "cellule" o "doppie cellule" per una parte del pubblico, ma non per tutti. L'elemento "blue pigment" ha carattere descrittivo e non è destinato a imprimersi nella memoria del consumatore quanto il nucleo "bi". Le differenze semantiche tra "cell" e "blue pigment" non sono quindi sufficienti a escludere la somiglianza concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale conferma che l'identità dei prodotti compensa il fatto che la somiglianza tra i segni non sia elevata. Nei settori cosmetico e hair care è frequente l'uso di sotto-linee o sub-brand che condividono un elemento comune con il marchio principale; perciò il pubblico può ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il Tribunale precisa che le differenze apportate dagli elementi "cell" e "blue pigment" non sono sufficienti a escludere il rischio di confusione. Pertanto, la commissione di ricorso ha legittimamente ritenuto che il pubblico potesse percepire il segno richiesto come una nuova linea di prodotti dell'impresa titolare del marchio anteriore o di un'impresa ad essa collegata.

Esito e spese

Poiché il motivo unico di L'Oréal è infondato, il ricorso viene integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell'ipotesi in cui fosse stata svolta l'udienza, circostanza che non si è verificata.

Principio ricavabile

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, un elemento comune a due marchi figurativi può assumere un ruolo distintivo autonomo e, se percepito dal pubblico come separato dagli altri componenti, fondare un rischio di confusione anche quando gli ulteriori elementi siano diversi o descrittivi. In presenza di prodotti identici e di somiglianze visiva, fonetica e concettuale, seppur non elevate, il rifiuto di registrazione è legittimo.