Tribunale, Sentenza T-437/22

Opposizione al marchio UE "bistro Régent"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, in un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea per vino. Il caso rientra nel diritto dei marchi UE e affronta sia il tema dell’uso effettivo del marchio anteriore sia quello del rischio di confusione.

Fatti e svolgimento del procedimento

Vanhove aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo contenente gli elementi "bistro Régent" per la classe 33, in particolare per il vino. Aldi Einkauf SE & Co. OHG si è opposta sulla base del marchio verbale tedesco anteriore REGENT, registrato dal 1933 e rinnovato, per "wine, spirits (beverages)".

Su richiesta del richiedente, EUIPO ha invitato l’opponente a provare l’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001. L’opponente ha prodotto una dichiarazione di un dirigente, brochure promozionali, fotografie di scaffali, fatture e un estratto del sito internet. L’opposizione è stata accolta in prima istanza e poi confermata dalla commissione di ricorso.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto due motivi:

• violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, per asserita mancata prova dell’uso effettivo del marchio REGENT;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per inesistenza di un rischio di confusione.

Normativa applicabile e criteri giuridici richiamati

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, sull’onere di provare l’uso effettivo del marchio anteriore;
• l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sul fatto che l’uso può essere provato anche in una forma che non alteri il carattere distintivo del marchio registrato;
• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione;
• l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, sui requisiti della prova di uso.

Richiama inoltre la giurisprudenza classica su uso effettivo e rischio di confusione, compresi i principi secondo cui l’uso deve essere pubblico, reale e idoneo a mantenere o creare quote di mercato, e la valutazione va fatta globalmente tenendo conto dell’interdipendenza tra fattori.

Prova dell’uso effettivo del marchio REGENT

Il Tribunale conferma che il periodo rilevante per l’uso effettivo andava dal 14 ottobre 2014 al 13 ottobre 2019 e che il territorio rilevante era la Germania.

Quanto alla dichiarazione del dirigente di Aldi, il Tribunale osserva che una dichiarazione di parte o di un dipendente non è priva di valore, ma deve essere supportata da altri elementi probatori. Nel caso concreto, la dichiarazione era corroborata da:

• brochure promozionali degli anni 2014 e 2018;
• fotografie di scaffali di un punto vendita;
• fatture di fornitura di bevande alcoliche;
• un estratto del sito web con l’immagine del prodotto.

Il Tribunale ritiene non fondati i rilievi del ricorrente sulla presunta genericità o incoerenza di tali documenti. In particolare, considera sufficiente la combinazione degli elementi prodotti per dimostrare un uso pubblico e reale del marchio in relazione al brandy.

Uso del marchio in forma modificata: "Weinbrand Regent"

Il punto centrale del primo motivo è se la forma usata, "Weinbrand Regent", altersse il carattere distintivo del marchio REGENT. Il Tribunale risponde negativamente.

Osserva che il termine tedesco "weinbrand" significa brandy ed è manifestamente descrittivo rispetto al prodotto. Perciò, la sua posizione iniziale o la sua dimensione non gli conferiscono distintività e non incidono sul nucleo distintivo del segno, che resta REGENT. L’aggiunta di un elemento descrittivo non impedisce quindi di considerare provato l’uso effettivo del marchio registrato.

Valutazione del rischio di confusione: pubblico e prodotti

Sul secondo motivo, il Tribunale conferma anzitutto che il pubblico rilevante è il pubblico generale tedesco, con un livello di attenzione medio o "ragionevole". Poiché i prodotti possono essere destinati anche a consumatori più attenti, deve essere preso in considerazione il livello di attenzione più basso.

Quanto ai prodotti, il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui vino e brandy presentano una somiglianza di grado basso, in ragione di alcuni elementi comuni: canali di distribuzione, possibile consumo nella medesima occasione e nesso produttivo tra vino e brandy, pur con differenze di produzione e grado alcolico.

Confronto dei segni

Il Tribunale esamina poi i segni in conflitto: il marchio anteriore REGENT e il marchio richiesto "bistro Régent" con elementi figurativi.

Conferma che:

• l’elemento predominante e distintivo del marchio richiesto è "régent";
• "bistro" è debole distintivamente per vini, poiché evoca un piccolo ristorante e i vini sono normalmente consumati con il cibo;
• gli elementi grafici hanno natura meramente decorativa.

Sul piano visivo, la somiglianza è media, perché la differenza principale consiste nell’accento sulla "e" e nella presenza di elementi secondari deboli. Sul piano fonetico, la somiglianza è almeno superiore alla media, poiché l’accento non incide sulla pronuncia nel contesto linguistico tedesco. Sul piano concettuale, i segni sono almeno simili in misura media, perché entrambi richiamano l’idea di "reggente" o sovrano, mentre il termine "bistro" resta accessorio.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui REGENT sarebbe un termine debole perché richiamerebbe una varietà di uva. Ribadisce che, ai fini della valutazione del rischio di confusione, conta la percezione del pubblico rilevante e non una possibile percezione futura o specialistica. Nel caso concreto, il pubblico tedesco non è stato dimostrato percepire REGENT come indicazione di vitigno; pertanto la distintività intrinseca del marchio anteriore è normale.

Rischio di confusione e irrilevanza di decisioni nazionali francesi

Alla luce di tutti i fattori, il Tribunale conferma che esiste un rischio di confusione. La somiglianza tra i segni, combinata con la somiglianza dei prodotti e la distintività normale del marchio anteriore, è sufficiente a far ritenere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale esclude rilevanza alle decisioni di autorità e giudici francesi invocate dal ricorrente, perché riferite al pubblico francese e perché il sistema del marchio UE è autonomo: EUIPO e il Tribunale non sono vincolati dalla prassi o dalle decisioni nazionali.

Dispositivo e spese

Il ricorso è integralmente respinto. Vanhove è condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle di Aldi Einkauf SE & Co. OHG; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non si è tenuta udienza e la sua domanda sulle spese era subordinata a tale evenienza.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• l’uso effettivo può essere provato anche con un fascio di elementi indiziari concordanti;
• l’uso in una forma modificata è sufficiente se gli elementi aggiunti sono descrittivi o debolmente distintivi;
• nel rischio di confusione, la valutazione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore;
• il confronto va svolto rispetto al pubblico rilevante del territorio protetto dal marchio anteriore, senza automatica trasposizione di decisioni nazionali di altri Stati membri.