Tribunale, Sentenza T-32/24

Revoca di marchio UE internazionale: uso genuino del segno figurativo a otto chevron invertiti e ricorso incidentale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca per mancato uso di un marchio internazionale designante l’Unione. Il Tribunale esamina sia il ricorso principale del concorrente Barry’s Bootcamp Holdings LLC sia il ricorso incidentale dell’interveniente Hummel Holding A/S.

Fatti e iter amministrativo

Hummel aveva ottenuto nel 2006 una registrazione internazionale designante l’Unione per un segno figurativo composto da otto chevron neri invertiti. La registrazione copriva beni e servizi in più classi, tra cui cosmetici, pelletteria, abbigliamento, articoli sportivi e servizi di vendita al dettaglio. Barry’s ha chiesto la revoca ai sensi dell’articolo 58(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001 per mancato uso per tutti i prodotti e servizi rivendicati.

La Divisione di cancellazione ha accolto la domanda solo in parte, revocando la registrazione per numerosi prodotti e servizi, ma mantenendola valida per alcuni capi di abbigliamento in classe 25, in particolare quelli qualificati come abbigliamento sportivo, per il tempo libero e alla moda. Le parti hanno poi proposto appelli incrociati dinanzi alla Commissione di ricorso, che li ha riuniti e li ha respinti, confermando la decisione della Divisione di cancellazione.

Questioni sottoposte al Tribunale

Nel ricorso principale Barry’s deduceva due motivi:

• violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001;
• violazione dell’articolo 58(1)(a) del medesimo regolamento, per avere la Commissione di ricorso ritenuto provato l’uso genuino del marchio.

Nel ricorso incidentale Hummel contestava la revoca per:

• "bags for sports" in classe 18;
• "footwear; sports footwear; leisure footwear" in classe 25.

Barry’s eccepiva inoltre l’irricevibilità del ricorso incidentale, sostenendo che esso dovesse riguardare soltanto il capo della decisione oggetto del ricorso principale e che, in ogni caso, Hummel non avesse interesse a procedere.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 58(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, sul mancato uso per un periodo ininterrotto di cinque anni;
• l’articolo 18(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, che consente di provare l’uso anche in una forma differente purché non alteri il carattere distintivo;
• l’articolo 94(1) del regolamento (UE) 2017/1001 e l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione;
• l’articolo 10(3) del regolamento delegato (UE) 2018/625, sui parametri di prova dell’uso;
• l’articolo 184 del regolamento di procedura del Tribunale, sul ricorso incidentale.

Motivazione: sufficienza della motivazione della Commissione di ricorso

Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude la violazione dell’obbligo di motivazione. Ricorda che la Commissione di ricorso non deve rispondere a ogni singolo argomento, ma solo esporre le considerazioni decisive. Inoltre, per effetto della continuità funzionale tra Divisione di cancellazione e Commissione di ricorso, la motivazione della prima integra il contesto della decisione impugnata.

Il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso aveva spiegato perché la decisione precedente del 2017, relativa a un segno di posizione posto lungo la manica di una giacca, non fosse pertinente: il segno in quel caso era diverso, mentre il segno contestato era un marchio figurativo composto da otto chevron. La decisione impugnata indicava inoltre quali categorie di beni erano state considerate e quali prove erano state valorizzate, tra cui ricerche di mercato, dichiarazioni di clienti, fatture, cataloghi e una dichiarazione della Federazione calcistica danese.

Uso genuino: valutazione complessiva delle prove

Sul secondo motivo, il Tribunale ribadisce che la prova dell’uso genuino richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti e che non è necessario che ogni prova contenga, da sola, indicazioni su luogo, tempo, natura ed estensione dell’uso. È quindi corretto che la Commissione di ricorso abbia esaminato globalmente il materiale probatorio, senza pretendere una prova distinta per ciascun modello di abbigliamento.

Il Tribunale conferma che la Commissione di ricorso poteva fondarsi su un insieme di elementi che mostrava vendite di oltre 800 articoli di abbigliamento tra il 2015 e il 2019 in diversi Stati membri, con il segno apposto nel suo formato registrato o in forme equivalenti. La prova non doveva necessariamente riferirsi a ciascun singolo modello menzionato nelle fatture.

Varianti del segno non alterative del carattere distintivo

Il Tribunale approfondisce l’articolo 18(1)(a) del regolamento 2017/1001 e ricorda che l’uso in forma diversa è rilevante solo se la variante non altera il carattere distintivo del marchio registrato. Ai fini della verifica occorre valutare, da un lato, il grado di distintività intrinseca del marchio e, dall’altro, se gli elementi modificati ne alterino la capacità distintiva.

Nel caso di specie, il segno è descritto come un marchio figurativo con otto chevron neri, caratterizzato da un insieme specifico di elementi: contorno, numero dei chevron, spessore, larghezza e distanza reciproca. La Commissione di ricorso lo aveva qualificato come dotato di distintività "inferiore alla media", ma pur sempre dotato di un minimo di carattere distintivo protetto dalla registrazione.

Il Tribunale ritiene corretta la considerazione delle varianti con:

• chevron bianchi su sfondo nero;
• chevron neri su sfondo colorato o grigio.

Secondo il Tribunale, la mera inversione cromatica è decorativa e non incide sugli elementi distintivi del segno, anche perché il bianco e nero è una combinazione banale. Invece, il Tribunale esclude le varianti con numero diverso di chevron o con chevron disposti orizzontalmente, perché tali cambiamenti incidono sul carattere distintivo.

La sentenza sul segno a tre strisce adidas viene considerata non comparabile, perché quel segno era estremamente semplice e privo di significativa distintività intrinseca, mentre il marchio qui in esame ha una struttura più articolata.

Uso come marchio e non uso decorativo

Il Tribunale rigetta anche la tesi secondo cui l’apposizione del segno sugli indumenti sarebbe stata meramente decorativa. Sottolinea che l’uso genuino richiede che il marchio sia impiegato conformemente alla sua funzione essenziale di garanzia dell’origine commerciale e in modo pubblico ed esteriore.

Nel caso concreto, le prove mostravano che il segno era usato nei cataloghi di prodotto e sugli stessi capi di abbigliamento, in posizione visibile. Le fatture, lette insieme ai cataloghi, consentivano di identificare modelli, codici e quantità vendute. Il Tribunale osserva inoltre che l’idea secondo cui solo etichette o hangtags potrebbero costituire uso di marchio per l’abbigliamento è infondata, poiché anche l’apposizione diretta sul prodotto può svolgere funzione distintiva.

Estensione dell’uso

Sul requisito dell’estensione, il Tribunale ritiene sufficiente la prova di vendite significative e pluriennali in più Stati membri. La Commissione di ricorso aveva valorizzato una tabella relativa a cinque modelli di sportswear, con più di 789 articoli venduti in almeno cinque Stati membri, oltre ad altre prove convergenti, tra cui una dichiarazione di un responsabile acquisti di un cliente e una fattura specifica relativa a 170 giacche.

La censura di Barry’s, che sosteneva la prova di sole cinque vendite di un modello di shorts, viene quindi respinta come smentita dal complesso del fascicolo.

Ricorso incidentale: ammissibilità

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da Barry’s. Spiega che il ricorso incidentale ex articolo 184 del regolamento di procedura può essere proposto contro la stessa decisione impugnata nel ricorso principale, ma su un capo diverso non contestato nel ricorso principale. Qui i due appelli amministrativi erano stati riuniti nella stessa decisione della Commissione di ricorso; il ricorso incidentale di Hummel mirava a contestare il capo relativo alla revoca per "bags for sports" e "footwear", distinto da quello attaccato dal ricorso principale.

Il Tribunale aggiunge che Hummel conservava interesse a procedere, poiché un eventuale annullamento avrebbe potuto condurre a una nuova decisione della Commissione di ricorso con esito diverso su tali prodotti.

Ricorso incidentale: motivo unico sul mancato uso

Sul merito del ricorso incidentale, Hummel deduceva che la Commissione di ricorso avesse errato nel non riconoscere l’uso genuino per borse sportive e calzature.

Il Tribunale respinge il primo profilo, rilevando che la Commissione di ricorso non aveva qualificato il marchio come "low" ma come "somewhat below average" e che l’eventuale distinta notorietà o carattere distintivo acquisito non è rilevante ai fini dell’articolo 18(1)(a), il quale considera il marchio nella forma in cui è stato registrato.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale conferma che l’uso del segno ruotato di 90 gradi, quindi in orizzontale, altera il carattere distintivo, perché l’orientamento verticale faceva parte dell’impatto visivo e della configurazione distintiva del marchio.

Quanto al terzo profilo, il Tribunale approva il rifiuto delle prove relative a un numero di chevron inferiore o superiore a otto. Il marchio, essendo chiaramente composto da otto chevron, non è equivalente a una sequenza indefinita; un numero diverso di chevron non costituisce una variazione trascurabile, ma altera il carattere distintivo.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. In materia di spese, condanna ciascuna parte soccombente a sopportare le proprie spese e, rispettivamente, a rimborsare all’EUIPO le spese sostenute nel procedimento principale e nel ricorso incidentale.