Tribunale, Sentenza T-221/22

Uso genuino del marchio LUTAMAX e revoca parziale

La pronuncia riguarda due ricorsi ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Prima Commissione di ricorso EUIPO in materia di revoca per mancato uso del marchio UE verbale LUTAMAX. Il Tribunale affronta, in particolare, la corretta qualificazione del prodotto effettivamente commercializzato e i limiti della revoca parziale rispetto alle categorie di prodotti registrate.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio LUTAMAX era stato registrato nel 2005 per prodotti delle classi 5, 29 e 30, poi parzialmente limitati nel 2016. OHT aveva chiesto la revoca ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 per mancato uso genuino nel quinquennio rilevante. La Cancellation Division aveva mantenuto il marchio solo per alcuni prodotti di classe 5 collegati alla degenerazione maculare legata all’età, revocando il resto; la commissione di ricorso aveva poi ristretto ulteriormente la tutela, mantenendo il marchio per 'dietary supplements adapted for medical or dietetic use for supporting eye health' e revocandolo per 'eye care preparations'.

Questioni giuridiche esaminate

Le censure vertevano su tre profili principali:

• il difetto di motivazione della decisione, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
• l’erronea applicazione delle disposizioni sulla revoca per mancato uso (articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001);
• la possibilità di limitare l’uso provato a una sottocategoria specifica dei prodotti registrati.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che il caso è disciplinato, sul piano sostanziale, dal regolamento n. 207/2009 nella versione applicabile alla data della domanda di revoca, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Richiama inoltre l’articolo 33 del regolamento 2017/1001 e la funzione meramente amministrativa della classificazione di Nizza, che non può di per sé determinare la natura del prodotto. Sono richiamate anche la direttiva 2002/46/CE sui food supplements e la direttiva 1999/21/CE sui dietary foods for special medical purposes.

Sulla motivazione della decisione impugnata

Il primo motivo di OHT è respinto. Il Tribunale osserva che la decisione impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni per cui il prodotto usato era stato considerato un 'dietary supplement adapted for medical or dietetic use'. La commissione di ricorso aveva spiegato che il prodotto serviva a integrare la dieta ed era destinato, tra l’altro, al trattamento dietetico dell’AMD; aveva altresì respinto le direttive invocate da OHT, ritenendole non decisive per l’accertamento dell’uso genuino. Le censure di OHT erano, in sostanza, dirette a contestare il merito e non la sufficienza della motivazione.

Sulla qualificazione del prodotto usato: integratore vs alimento per fini medici speciali

Il Tribunale accoglie solo in parte la critica di OHT. Precisa che le direttive settoriali non sono in astratto irrilevanti quando servono a stabilire se il prodotto usato corrisponda a quello registrato; la commissione di ricorso ha quindi errato nel dichiararle 'non pertinenti'. Tuttavia, tale errore non incide sul risultato finale: dagli elementi del fascicolo emerge che il prodotto LUTAMAX era un integratore in capsule, destinato a integrare la normale dieta, non un alimento per fini medici speciali riservato a pazienti con capacità nutrizionali compromesse. Di conseguenza, la qualificazione come 'food supplement' resta corretta.

Sulla sottocategoria 'for supporting eye health'

Questo è il punto decisivo della causa T-221/22 e conduce all’annullamento parziale. Il Tribunale ricorda che la revoca parziale opera solo quando il mancato uso riguarda una parte autonoma e coerente dei prodotti registrati; non è però consentito creare sottocategorie arbitrarie. Nel caso degli 'dietary supplements adapted for medical or dietetic use', la commissione di ricorso non poteva isolare una sottocategoria distinta in base alla sola indicazione terapeutica 'supporting eye health', perché tale classe di prodotti costituisce già una categoria sufficientemente chiara e unitaria. L’uso dimostrato del marchio per un integratore destinato alla salute oculare vale quindi per l’intera categoria registrata, non solo per la sottocategoria individuata dalla commissione.

Sui prodotti delle classi 5, 29 e 30 diversi dagli integratori

Il Tribunale respinge le ulteriori censure di PIB. Quanto a 'eye care preparations', 'medicines for human and animal use', 'dietetic substances adapted for medical use' e 'vitamin preparations adapted for medical or dietetic use', rileva che PIB stava tentando di far rientrare il medesimo prodotto in più voci della classificazione, mentre un doppio inquadramento non è normalmente possibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Quanto alle classi 29 e 30, il prodotto usato non poteva essere considerato, in base agli elementi di causa, un alimento o un food supplement non adattato all’uso medico, sicché la revoca su tali classi è confermata.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata nella sola parte in cui la commissione di ricorso aveva limitato la registrazione alla sottocategoria 'for supporting eye health'. Per il resto, respinge il ricorso di PIB nella causa T-221/22 e respinge integralmente il ricorso di OHT nella causa T-242/22. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese in T-221/22; in T-242/22 OHT è condannata a sopportare le proprie spese e quelle di EUIPO e di PIB.

Principio affermato

Ai fini della revoca per mancato uso, la protezione di un marchio UE per 'dietary supplements adapted for medical or dietetic use' non può essere frammentata in sottocategorie terapeutiche ulteriormente specificate, salvo che tali sottocategorie siano realmente autonome e coerenti; l’indicazione d’uso concreta del prodotto non basta, da sola, a creare una sottocategoria distinta. Le direttive settoriali possono aiutare a identificare il prodotto effettivamente usato, ma non prevalgono automaticamente sulla classificazione di Nizza né giustificano una duplicazione artificiosa della medesima merce in più voci della classificazione.