Tribunale, Sentenza T-824/16

Marchio figurativo K: rischio di confusione tra registrazione internazionale e marchio Benelux anteriore

La causa riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea ottenuto tramite registrazione internazionale che designa l’Unione europea. Il conflitto opponeva Kiosked Oy Ab, richiedente il segno, alla VRT, titolare di un marchio Benelux figurativo anteriore basato sulla lettera K.

Fatti e procedimento amministrativo

Kiosked aveva ottenuto nel 2012 la registrazione internazionale n. 1112969, designante l’Unione europea, per un marchio figurativo in classi 9, 35 e 42. La VRT aveva proposto opposizione fondandosi su quattro marchi anteriori, tra cui il marchio Benelux figurativo n. 882400, registrato per prodotti e servizi, tra l’altro, delle classi 9, 35, 41 e 42.

La divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione per alcuni servizi delle classi 35 e 42. La commissione di ricorso, con decisione del 19 settembre 2016, aveva respinto il ricorso di Kiosked confermando l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Oggetto del contenzioso dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Kiosked ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata solo nella parte relativa ai servizi seguenti:

• classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio»;
• classe 42: «Progettazione e sviluppo di software».

Il Tribunale ha precisato che, per effetto di tale limitazione delle conclusioni, il giudizio riguardava solo questi servizi e non gli altri prodotti o servizi oggetto dell’opposizione. Ha inoltre dichiarato irricevibile l’eventuale domanda dell’interveniente volta a ottenere l’accoglimento totale dell’opposizione, perché formulata, se del caso, in modo non conforme ai requisiti del ricorso incidentale previsti dall’articolo 182 del regolamento di procedura.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, relativo al rischio di confusione;
• gli articoli 151, paragrafo 1, e 156, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sulla registrazione internazionale che designa l’Unione europea e sulla relativa procedura di opposizione;
• gli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009, in materia di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso;
• l’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, sull’opposizione;
• l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sulle spese.

Pubblico di riferimento e territorio pertinente

Per la valutazione del rischio di confusione il Tribunale ha ritenuto pertinente il territorio del Benelux, in quanto territorio di protezione del marchio anteriore. Quanto al pubblico di riferimento, ha affermato che i servizi controversi erano destinati a professionisti, e non al pubblico in generale. Ne ha tratto la conseguenza che il livello di attenzione doveva essere considerato elevato.

Confronto dei servizi

Il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i servizi in questione erano identici a quelli coperti dal marchio anteriore:

• i servizi di classe 35 erano formulati in termini identici nei due marchi;
• i servizi di «progettazione e sviluppo di software» della classe 42 rientravano nella categoria più ampia di «programmazione informatica» del marchio anteriore.

Ha quindi escluso che si trattasse di semplici servizi simili: vi era identità.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale ha ritenuto che i segni non fossero identici, ma solo mediamente simili. Ha osservato che entrambi potevano essere percepiti come la lettera maiuscola K in bianco su sfondo nero, ma presentavano differenze grafiche non trascurabili: struttura della lettera, raccordo delle linee, grado di arrotondamento e forma dello sfondo.

Sul piano fonetico, il Tribunale ha smentito la commissione di ricorso e ha ritenuto che i due marchi fossero identici, poiché entrambi potevano essere pronunciati come la lettera "k".

Sul piano concettuale, ha considerato che la presenza della stessa lettera dell’alfabeto in entrambi i segni comportava identità concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio dell’interdipendenza tra i fattori della valutazione globale, il Tribunale ha concluso che l’identità dei servizi, unita all’identità fonetica e concettuale e alla somiglianza visiva almeno media, era sufficiente a far sorgere un rischio di confusione, nonostante l’elevato livello di attenzione del pubblico professionale.

Ha precisato che un pubblico attento non esamina necessariamente i marchi nei minimi dettagli e che, nel caso concreto, le differenze grafiche non bastavano a escludere che il segno richiesto fosse percepito come una versione aggiornata o modernizzata del marchio anteriore.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Kiosked sosteneva che il marchio anteriore avesse un debole carattere distintivo intrinseco, essendo sostanzialmente una lettera singola. Il Tribunale ha respinto tale tesi e ha condiviso la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore aveva carattere distintivo almeno medio, alla luce delle particolarità grafiche dell’insieme.

Ha aggiunto che, in ogni caso, anche un marchio anteriore debole può dar luogo a rischio di confusione se i segni e i servizi presentano un grado sufficiente di somiglianza o identità.

Esito del ricorso e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Kiosked. Ha inoltre condannato la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie, le spese dell’EUIPO e della VRT nel presente giudizio.

Quanto alle spese sostenute nel procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO, il Tribunale ha ricordato che, essendo il ricorso respinto, resta applicabile il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, che già disciplina tali spese.

Principi ricavabili

La sentenza conferma che, in materia di marchi UE, l’identità dei servizi può compensare differenze solo grafiche tra segni figurativi molto vicini, specie quando i segni coincidono sul piano fonetico e concettuale. Ribadisce inoltre che il livello di attenzione elevato del pubblico professionale non esclude di per sé il rischio di confusione e che la debolezza intrinseca del marchio anteriore non impedisce necessariamente la tutela oppositiva.