Tribunale, Ordinanza T-161/16

Marchio dell’Unione europea: notorietà del marchio anteriore e uso di decisioni precedenti dell’EUIPO

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Puma SE avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione contro una registrazione internazionale che designava l’Unione europea. La questione centrale concerne la prova della notorietà dei marchi anteriori invocati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

CMS aveva designato l’Unione europea nell’ambito della registrazione internazionale n. 1150538 per prodotti delle classi 7, 11 e 37. Puma aveva proposto opposizione fondandosi su tre registrazioni internazionali anteriori raffiguranti un felino che salta verso sinistra, invocando il motivo relativo di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione ritenendo non dimostrata la notorietà dei marchi anteriori. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, sostenendo che le prove depositate in primo grado erano manifestamente insufficienti e che quelle prodotte per la prima volta in sede di ricorso non potevano essere considerate.

Motivi di ricorso dedotti da Puma

Puma deduceva due motivi principali:

• violazione delle regole sull’amministrazione della prova in materia di opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, per non aver considerato la notorietà come fatto notorio e per aver escluso le prove supplementari prodotte in ricorso;
• violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buon andamento dell’amministrazione, per non aver preso in considerazione precedenti decisioni dell’EUIPO che avevano già accertato la notorietà degli stessi marchi e per aver ignorato un rapporto di inchiesta già utilizzato in altre decisioni senza richiederne adeguatamente la traduzione.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

Il Tribunale richiama, in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 76, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento;
• la regola 19, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95;
• la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.

Ampio rilievo è dato alla sentenza della Corte del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, che aveva già chiarito che l’opponente è libero di scegliere la forma della prova della notorietà e che l’EUIPO deve prendere in considerazione le precedenti decisioni che abbiano già constatato la notorietà del medesimo marchio.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che Puma aveva invocato in modo preciso tre decisioni anteriori dell’EUIPO, indicando le date, i numeri di opposizione e il contenuto essenziale delle decisioni, le quali avevano già riconosciuto la notorietà dei marchi anteriori interessati. In tale situazione, gli organi dell’EUIPO erano tenuti a:

• esaminare tali decisioni;
• valutarne la pertinenza;
• interrogarsi con particolare attenzione se decidere nello stesso senso;
• in caso di divergenza, motivare esplicitamente le ragioni per cui quelle decisioni non erano o non erano più pertinenti.

La motivazione della commissione di ricorso, secondo cui la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento e non della prassi precedente, viene ritenuta insufficiente e incompatibile con il principio di buona amministrazione. Il Tribunale ricorda inoltre che, se l’organo ritiene di non poter svolgere correttamente il proprio esame senza gli elementi probatori già utilizzati nei procedimenti anteriori, può e deve avvalersi dei poteri istruttori di cui agli articoli 63, paragrafo 2, e 78 del regolamento n. 207/2009.

Quanto alle prove prodotte per la prima volta in sede di ricorso, il Tribunale rileva che il loro rigetto come meramente tardive si fondava su una premessa errata: le decisioni anteriori invocate erano già state dedotte tempestivamente e costituivano indizi rilevanti della notorietà. La commissione non poteva quindi qualificare tali materiali come prove prive di pertinenza né escluderli senza un esame adeguato.

Decisione

Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente fondato e annulla la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2016. L’EUIPO viene condannato alle spese, incluse quelle sostenute da Puma SE.

Principi affermati

• Le decisioni anteriori dell’EUIPO che abbiano constatato la notorietà di un marchio possono costituire prove rilevanti, se invocate in modo preciso dall’opponente.
• Gli organi dell’EUIPO non possono ignorarle in modo implicito o generico, ma devono esaminarle e motivare ogni eventuale scostamento.
• Il principio di buona amministrazione impone un obbligo di esame e motivazione, oltre alla possibilità di richiedere ulteriori prove quando necessario.
• L’esclusione automatica di prove supplementari in sede di ricorso, senza considerare il contesto delle decisioni precedenti e senza adeguata motivazione, vizia la decisione amministrativa.