Tribunale, Sentenza T-3/18

Nullità di marchi UE per malafede: ANN TAYLOR / AT ANN TAYLOR

La sentenza riguarda due ricorsi avverso decisioni della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che avevano dichiarato la nullità di due marchi dell’Unione europea, denominativo e figurativo, fondati sul segno ANN TAYLOR. Il Tribunale esamina esclusivamente il motivo di nullità assoluta per malafede del depositante ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Holzer y Cia, SA de CV. Il convenuto è l’EUIPO; Annco, Inc. è interveniente, avendo promosso i procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’Ufficio. I ricorsi sono stati proposti contro due decisioni della commissione di ricorso del 2 e dell’8 novembre 2017, in un contenzioso tra Annco e Holzer y Cia relativo ai marchi ANN TAYLOR e AT ANN TAYLOR.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla nullità per malafede;
• l’articolo 72, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sul sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle commissioni di ricorso;
• l’articolo 65 del regolamento 2017/1001, relativo al ricorso al Tribunale;
• gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, nonché l’articolo 60 del regolamento 2017/1001, richiamati dalla ricorrente per sostenere che occorressero i presupposti del rischio di confusione o della notorietà.

Questioni sollevate dalla ricorrente

La ricorrente deduce un unico motivo, articolato in tre censure:

• la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la malafede senza provare un rischio di confusione tra i segni e senza provare la notorietà del marchio anteriore nell’Unione;
• la commissione avrebbe valutato in modo errato la conoscenza, da parte della ricorrente, dei diritti anteriori dell’interveniente e avrebbe attribuito valore probatorio eccessivo ad alcune prove;
• la commissione avrebbe errato nel valutare le intenzioni del depositante e avrebbe invertito l’onere della prova, imponendo una probatio diabolica alla ricorrente.

Ragionamento del Tribunale: natura della malafede

Il Tribunale ricorda che la nozione di malafede non è definita dal regolamento, ma deve essere interpretata secondo il significato corrente, il contesto e gli obiettivi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b). La malafede riguarda la motivazione soggettiva del richiedente al momento del deposito e implica un comportamento contrario ai principi di lealtà industriale e commerciale. La valutazione deve essere globale e riferita a tutte le circostanze pertinenti del caso.

Il Tribunale sottolinea che i fattori individuati nella sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli sono soltanto esempi di circostanze rilevanti, non condizioni tassative. Non è quindi necessario, in ogni caso, dimostrare un marchio anteriore identico o simile, un rischio di confusione o la notorietà del segno anteriore nell’Unione.

Ragionamento del Tribunale: irrilevanza di un approccio fondato sul rischio di confusione

Il Tribunale respinge l’idea che la malafede debba essere provata secondo i criteri dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Tali criteri riguardano le nullità/opposizioni relative e la tutela di interessi privati, mentre la malafede è un motivo di nullità assoluta volto a tutelare l’interesse generale.

Inoltre, la commissione di ricorso non aveva affermato che i prodotti fossero simili ai sensi della giurisprudenza Canon: aveva solo rilevato una correlazione tra orologi e abbigliamento in quanto segmenti di mercato vicini, rilevante ai fini dell’analisi della malafede. Il Tribunale precisa che, anche senza identità o somiglianza dei prodotti in senso tecnico, la vicinanza dei mercati può rendere pertinente l’uso di un segno altrui e la strategia commerciale del depositante.

Ragionamento del Tribunale: conoscenza dei segni anteriori e prova della malafede

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso poteva ritenere provata la conoscenza, da parte della ricorrente, dei diritti dell’interveniente grazie a dichiarazioni giurate di avvocati e a un messaggio di posta elettronica. Rileva che gli avvocati autori delle dichiarazioni erano professionisti indipendenti, quindi terzi rispetto all’interveniente, e che il loro valore probatorio non era inferiore a quello di persone interne alla società.

Quanto al messaggio e-mail, il Tribunale esclude che vi fosse una comunicazione protetta tra avvocato e cliente opponibile nel procedimento, e osserva che gli elementi contenuti nel messaggio erano in ogni caso confermati da altre prove e perfino richiamati dalla stessa ricorrente.

Ragionamento del Tribunale: intenzione del depositante e strategia commerciale

Il Tribunale ritiene corretto il ragionamento della commissione di ricorso secondo cui il deposito dei marchi UE si inseriva in una strategia commerciale più ampia di appropriazione del segno ANN TAYLOR, già usato e registrato dalla controparte in Messico e altrove. È rilevante che la ricorrente avesse prima cercato di ottenere una licenza mondiale e che, dopo il rifiuto, avesse proceduto a depositare i segni contestati.

Sono inoltre considerate pertinenti le circostanze successive al deposito, nella misura in cui chiariscono l’intenzione iniziale del depositante. Il Tribunale accetta che l’uso successivo dei marchi messicani della ricorrente possa illuminare la sua intenzione al momento del deposito dei marchi dell’Unione.

Ragionamento del Tribunale: onere della prova e valore degli elementi probatori

Il Tribunale respinge anche la censura sull’inversione dell’onere della prova. Il richiedente la nullità deve provare le circostanze che consentono di concludere per la malafede, ma, una volta emersi elementi oggettivi idonei a far cadere la presunzione di buona fede, spetta al titolare del marchio fornire spiegazioni plausibili sulla legittimità del deposito.

Nel caso concreto, gli elementi prodotti dall’interveniente non erano deboli o incerti: al contrario, erano coerenti tra loro e supportavano la conclusione della commissione di ricorso. La ricorrente non ha fornito una spiegazione alternativa credibile, né ha dimostrato che il deposito avesse una finalità diversa da quella di estendere la protezione di segni già sfruttati in Messico.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente i ricorsi riuniti T‑3/18 e T‑4/18. Condanna Holzer y Cia, SA de CV a sopportare le proprie spese e quelle dell’EUIPO e di Annco, Inc.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

• la malafede nel diritto dei marchi UE è una nozione autonoma e flessibile, da valutare globalmente;
• non è necessario dimostrare sempre rischio di confusione, notorietà del marchio anteriore o identità/similarità dei prodotti secondo gli schemi delle nullità relative;
• anche la vicinanza tra segmenti di mercato diversi può essere rilevante;
• il comportamento precedente e successivo al deposito può rivelare l’intenzione del depositante;
• quando emergono circostanze oggettive significative, il titolare del marchio deve fornire una spiegazione plausibile della propria buona fede.