Tribunale, Sentenza T-86/24

Marchio UE VINATIS: uso effettivo del marchio anteriore VINITES in opposizione e ammissibilità di nuove prove dinanzi al Tribunale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale ha esaminato, in particolare, se il marchio anteriore Benelux VINITES fosse stato oggetto di uso effettivo per taluni servizi delle classi 35 e 41, e se fossero ammissibili prove presentate per la prima volta in giudizio.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Vinatis SAS aveva chiesto la registrazione del segno denominativo VINATIS per prodotti e servizi nelle classi 32, 33 e 35. Vinites BV aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio anteriore Benelux VINITES per servizi nelle classi 35 e 41, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. L’EUIPO aveva chiesto all’opponente di fornire prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione per insufficienza della prova, ma la commissione di ricorso aveva poi ritenuto dimostrato l’uso effettivo per:

• i servizi di importazione in classe 35;
• i servizi di formazione, educazione e organizzazione di eventi in classe 41. La commissione aveva quindi annullato la decisione della divisione di opposizione e rinviato la causa per l’ulteriore esame del motivo di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Domande sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

• la commissione di ricorso aveva interpretato in modo troppo ampio la descrizione dei servizi di classe 35, confondendoli con servizi di import-export o di intermediazione commerciale;
• la prova prodotta non bastava a dimostrare l’uso effettivo del marchio per i servizi di importazione;
• i servizi di classe 41 erano stati offerti solo gratuitamente e in modo accessorio rispetto all’attività di vendita del vino, senza reale funzione di mercato;
• il segno VINITES era usato solo come ragione sociale e non come marchio;
• la commissione avrebbe violato anche l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Parallelamente, l’interveniente ha proposto un cross-claim per ottenere il riconoscimento dell’uso effettivo anche per i servizi di esportazione in classe 35, producendo però nuove prove davanti al Tribunale.

Normativa rilevante

La decisione richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione nell’opposizione;
• l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore;
• l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sull’obbligo di motivazione delle decisioni dell’EUIPO;
• l’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001, sul contesto fattuale e sulla prova d’ufficio;
• l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, sul ricorso al Tribunale;
• l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, sul divieto di modificare l’oggetto del giudizio;
• l’articolo 263 TFUE;
• l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sulle spese.

Ammissibilità delle prove nuove prodotte in giudizio

Il Tribunale ha prima affrontato l’eccezione di ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. Ha dichiarato inammissibili:

• gli allegati C.8.1-C.8.8 prodotti dall’interveniente a sostegno del cross-claim;
• gli allegati C.4 e C.5 prodotti dall’interveniente nel controricorso. La ragione è che il controllo giurisdizionale sulle decisioni delle commissioni di ricorso deve avvenire sulla base del quadro fattuale e giuridico esistente al momento della decisione impugnata. Ammettere tali documenti avrebbe alterato il contesto della controversia e violato l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale. Di conseguenza, il cross-claim è stato respinto perché fondato esclusivamente su prove inammissibili.

Obbligo di motivazione: articolo 94, paragrafo 1

Quanto al secondo motivo della ricorrente, il Tribunale ha escluso la violazione dell’obbligo di motivazione. La commissione di ricorso aveva infatti:

• richiamato espressamente l’argomento relativo al carattere "accessorio" dei servizi di classe 41;
• citato la giurisprudenza ritenuta pertinente;
• spiegato, nei paragrafi finali della propria decisione, perché tale argomento era infondato. Secondo il Tribunale, la motivazione era sufficientemente chiara e comprensibile, anche se non analizzava in modo esaustivo ogni singola tesi delle parti. La ricorrente era quindi posta in grado di comprendere le ragioni della decisione e il giudice di esercitare il proprio controllo.

Uso effettivo del marchio per i servizi di importazione in classe 35

Sul primo profilo del primo motivo, il Tribunale ha condiviso la lettura della commissione di ricorso. Ha chiarito che la descrizione dei servizi di classe 35 non coincideva con i meri servizi di agenzia import-export, ma comprendeva i servizi di importazione di merci, anche nel contesto del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione avesse correttamente valorizzato il significato naturale dei termini “import” ed “export” e la formulazione precisa della descrizione dei servizi. In particolare, la menzione espressa dei servizi svolti "anche nel contesto del commercio all’ingrosso e al dettaglio" dimostrava che la registrazione non era limitata ai servizi di intermediazione doganale o commerciale.

Sul piano probatorio, la commissione aveva correttamente attribuito rilievo, tra gli altri, a:

• fatture relative alla fornitura di grandi quantità di vino a clienti nei Paesi Bassi;
• inserzioni pubblicitarie che indicavano il prodotto come "imported by Vinites";
• una guida enologica che qualificava l’interveniente come importatore;
• accordi di cooperazione e distribuzione con fornitori francesi e portoghesi;
• fatture d’acquisto da fornitori italiani e francesi. In particolare, gli accordi di cooperazione e distribuzione mostravano che l’interveniente era autorizzata a distribuire in esclusiva i prodotti di alcuni fornitori nel mercato olandese e si impegnava a promuoverli, commercializzarli e mantenerne adeguate scorte. Per il Tribunale, ciò corrispondeva alla sostanza dei servizi di importazione così come definiti dalla commissione di ricorso.

Il Tribunale ha inoltre confermato che la commissione poteva distinguere, all’interno della classe 35, tra sottocategorie autonome di importazione ed esportazione, poiché ciascuna aveva un proprio scopo specifico e non arbitrario. La prova dell’importazione non implicava automaticamente quella dell’esportazione.

Uso effettivo del marchio per i servizi della classe 41

Sul secondo profilo del primo motivo, il Tribunale ha confermato l’accertamento di uso effettivo per i servizi di classe 41. Ha ricordato che il fatto che alcuni servizi siano offerti gratuitamente non impedisce, di per sé, il riconoscimento dell’uso effettivo; occorre piuttosto verificare se il marchio sia impiegato per creare o mantenere uno sbocco commerciale per quei servizi rispetto a quelli di altri operatori. La commissione di ricorso aveva individuato una serie di eventi svolti nel periodo rilevante, tra cui:

• una degustazione per professionisti ad Amsterdam;
• l’evento “Tabali” con degustazione e pranzo;
• il workshop “Romagna” con degustazione e attività formative;
• una degustazione al Frans Hals Museum con masterclass e attività culturali. Il Tribunale ha osservato che tali eventi non si limitavano alla mera promozione dei vini dell’interveniente, ma offrivano programmi articolati e complessi, potenzialmente in concorrenza con servizi analoghi di altri operatori sul mercato. Anche il fatto che l’interveniente dovesse sostenere costi per personale, attrezzature e catering confermava la natura imprenditoriale dell’attività.

Quanto all’argomento secondo cui VINITES sarebbe stato usato solo come nome della società, il Tribunale ha ribadito che l’uso della denominazione sociale non esclude l’uso come marchio, se il segno viene percepito dal pubblico come indicatore dell’origine dei servizi. Nel caso di specie, vari materiali promozionali, screenshot, leaflet, fotografie e post sui social media mostravano VINITES come indicazione dell’organizzatore degli eventi, con un collegamento diretto tra il segno e i servizi in classe 41.

Esito e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso principale di Vinatis SAS e il cross-claim dell’interveniente. Ha inoltre condannato Vinatis SAS alle spese del procedimento principale e Vinites BV alle spese relative al cross-claim. Il rinvio alla divisione di opposizione disposto dalla commissione di ricorso resta quindi fermo, con la conseguenza che la valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), proseguirà sulla base dell’uso effettivo così accertato.

Principi confermati dalla pronuncia

La decisione ribadisce che:

• il controllo del Tribunale sulle decisioni EUIPO è limitato al quadro fattuale e giuridico esistente davanti alla commissione di ricorso;
• le nuove prove prodotte per la prima volta in giudizio sono in linea di principio inammissibili;
• l’uso effettivo può essere dimostrato anche per servizi offerti gratuitamente, se vi è una reale finalità di mercato;
• la qualificazione di un segno come ragione sociale non esclude il suo uso anche come marchio;
• la descrizione dei servizi registrati va interpretata secondo il suo tenore letterale, senza ridurla impropriamente ai soli servizi di agenzia import-export.