Tribunale, Sentenza T-417/20

Opposizione al marchio UE "PORTWO GIN" e tutela della DOP "Porto"

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. Il Tribunale esamina il rapporto tra il segno richiesto per bevande spiritose e la denominazione di origine protetta "Porto", alla luce della disciplina UE sulla tutela delle DOP nel settore vitivinicolo.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 31 gennaio 2017 Joaquim José Esteves Lopes Granja ha depositato la domanda di registrazione del marchio denominativo "PORTWO GIN" per prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, ossia "Spirits [beverages]". L’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) ha proposto opposizione invocando la DOP "Porto" e la DOP "Port" in Portogallo, sostenendo che l’uso del segno richiesto potesse essere vietato in base al diritto portoghese, all’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 22 e 23 TRIPS.

L’Opposition Division ha respinto l’opposizione, ritenendo non integrati i presupposti dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. In sede di impugnazione, la Seconda Commissione di ricorso ha invece accolto l’appello dell’IVDP, annullando la decisione di primo grado e respingendo la domanda di registrazione del marchio.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda anzitutto che la domanda di registrazione, presentata il 31 gennaio 2017, è soggetta alla disciplina sostanziale del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare all’articolo 8, paragrafo 4a, come modificato, poi corrispondente all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001.

La tutela sostanziale delle DOP nel settore vitivinicolo deriva dal regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:

• articolo 102, paragrafo 1, sul rapporto tra marchi e DOP/IGP;
• articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sulla protezione contro ogni uso commerciale diretto o indiretto che sfrutti la reputazione della denominazione;
• articolo 103, paragrafo 2, lettera b), relativo a misuse, imitation or evocation, che però nel caso di specie era stato espressamente escluso dalla Commissione di ricorso.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente contestava, in sostanza, tre profili della decisione impugnata:

• la sussistenza di un "uso" della DOP "Porto" nel segno "PORTWO GIN";
• la probabilità che il pubblico pertinente associasse il marchio alla DOP;
• l’affermazione secondo cui il marchio avrebbe sfruttato la reputazione della DOP.

Il Tribunale osserva inoltre che le censure relative alla comparabilità dei prodotti e all’evocazione erano inconferenti, perché la Commissione di ricorso aveva fondato la propria decisione soltanto sull’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1308/2013.

Ragionamento della Corte sul concetto di "uso" della DOP

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Tribunale afferma che l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), richiede che il segno contestato faccia uso della denominazione protetta stessa, nella forma registrata o in una forma ad essa così vicina sul piano visivo e/o fonetico da essere chiaramente indissociabile.

Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che:

• le prime quattro lettere di "PORTWO GIN" coincidono con quelle di "Porto";
• l’elemento iniziale di un segno è normalmente quello che colpisce per primo il consumatore;
• la lettera "w" potrebbe essere percepita come un errore di ortografia;
• sul piano fonetico, almeno in francese, l’elemento iniziale del marchio ha lo stesso suono di "Porto";
• il termine aggiunto "GIN" è descrittivo dei prodotti, poiché i prodotti rivendicati sono proprio superalcolici, e quindi ha un peso limitato nell’analisi complessiva.

Il Tribunale sottolinea anche che l’aggiunta di un termine a un elemento contestato non elimina, di per sé, l’uso della denominazione protetta. Ne conclude che il segno richiesto è sufficientemente vicino alla DOP da risultarne indissociabile.

Associazione del marchio alla DOP e vicinanza dei prodotti

Per quanto riguarda l’associazione del pubblico, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’incorporazione di una denominazione protetta in un marchio è rilevante ai fini dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), solo se induce il pubblico pertinente ad associare il marchio o i prodotti alla denominazione protetta.

Nel caso di specie, il Tribunale considera che esista una certa prossimità tra i superalcolici e i vini Porto, in quanto:

• entrambi sono bevande alcoliche;
• si rivolgono allo stesso tipo di consumatore;
• sono consumati in occasioni simili;
• seguono canali analoghi di distribuzione e vendita.

Alla luce di tale prossimità, delle forti somiglianze tra i segni e della reputazione eccezionale della DOP "Porto", il Tribunale approva la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui il pubblico pertinente avrebbe probabilmente associato "PORTWO GIN" alla DOP.

Sfruttamento della reputazione della DOP

Il Tribunale afferma che lo sfruttamento della reputazione di una DOP si verifica quando l’uso del segno mira a trarre vantaggio indebito dalla notorietà della denominazione protetta. Nel caso concreto, l’impiego di "PORTWO GIN" per bevande spiritose avrebbe potuto indurre i consumatori a ritenere che tali prodotti rispondessero agli stessi rigorosi standard qualitativi associati alla DOP "Porto".

Il Tribunale osserva che l’immagine particolare e le qualità distintive della DOP, nella percezione del pubblico, sono trasferibili ai prodotti contrassegnati dal marchio contestato. In particolare, il titolare di un marchio per gin che utilizzi come elemento dominante una DOP di eccezionale reputazione per il vino trae indebito vantaggio da tale reputazione. Da ciò deriva la conferma dell’accertamento di sfruttamento della reputazione ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge il ricorso integralmente. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, viene condannato alle spese, comprese quelle richieste dall’EUIPO e dall’interveniente.

Il Tribunale aggiunge che, poiché il ricorso avverso la decisione della Commissione di ricorso è stato respinto, resta fermo anche il capo della decisione amministrativa che disciplina le spese del procedimento dinanzi all’EUIPO e alla Commissione di ricorso.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che la protezione delle DOP nel diritto UE è ampia e mira a impedire qualsiasi uso commerciale che sfrutti la reputazione della denominazione. Ai fini dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è sufficiente una somiglianza visiva o fonetica così stretta da rendere il segno indissociabile dalla DOP; la presenza di un termine descrittivo aggiuntivo non neutralizza l’uso della denominazione protetta quando l’elemento dominante del marchio ne riproduce l’essenza. Quando il pubblico collega il marchio alla DOP e la notorietà di quest’ultima viene trasferita a prodotti non conformi, si verifica uno sfruttamento indebito della reputazione e la domanda di marchio deve essere respinta.