Tribunale, Sentenza T-40/24

Opposizione al marchio UE PORTSOY e tutela della PDO "Port"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio UE denominativo PORTSOY. Il punto centrale è la portata della tutela accordata alla PDO portoghese "Port" nei confronti di un segno destinato a whisky conforme alla PGI "Scotch Whisky".

Fatti e procedimento

Il 29 gennaio 2021 The Benriach Distillery Company Ltd ha chiesto la registrazione del marchio UE PORTSOY per la classe 33, con riferimento a "Scotch Whisky complying with the specifications of the PGI Scotch Whisky". L’IVDP ha proposto opposizione fondandosi sulla PDO "Port", registrata per il vino dal 1991, invocando l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001. L’opposizione è stata respinta in primo grado e poi la commissione di ricorso ha confermato il rigetto con decisione del 14 novembre 2023.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama innanzitutto l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, che consente l’opposizione di chi è legittimato a far valere una denominazione di origine quando la normativa applicabile conferisce il diritto di vietare l’uso del marchio successivo. Per le PDO dei vini, la disciplina sostanziale è contenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:

• articolo 102, paragrafo 1, lettera a), sulla rifiutabilità del marchio che contenga o consista in una PDO vinicola;
• articolo 103, paragrafo 2, lettere a), punti i) e ii), e b), sulla protezione contro uso commerciale diretto o indiretto, sfruttamento della reputazione ed evocazione. Il Tribunale richiama anche il regolamento (UE) 2019/787 per sottolineare che lo whisky è soggetto a un regime normativo distinto da quello dei vini.

Primo motivo: asserito uso commerciale della PDO "Port"

L’IVDP sosteneva che l’inserimento dell’elemento "port" all’inizio di PORTSOY costituissi uso commerciale diretto o indiretto della PDO, in particolare perché il segno riprodurrebbe integralmente la denominazione protetta e sarebbe assai simile sotto il profilo visivo e fonetico.

Il Tribunale respinge tale argomento. Ricorda che la nozione di "uso" di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), va interpretata restrittivamente e richiede una somiglianza particolarmente elevata, prossima all’identità, tale da rendere il segno indissociabile dalla PDO. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato che:

• PORTSOY incorpora sì le quattro lettere iniziali di "Port", ma le integra in un’unica parola più lunga;
• l’insieme non è visivamente o foneticamente simile a un grado particolarmente elevato;
• concettualmente, il segno può apparire come parola priva di significato, oppure richiamare un toponimo scozzese, comunque estraneo alla PDO vinicola.

Il Tribunale aggiunge che l’interpretazione proposta dall’IVDP, secondo cui un consumatore anglofono o lusofono collegherebbe automaticamente PORTSOY alla PDO, non è convincente nel contesto di un whisky. L’eventuale significato di "port" come vino di Porto emerge, invece, nel contesto del vino, non quando il segno è apposto su una bottiglia di whisky. Perciò non vi è il livello di somiglianza necessario per parlare di uso commerciale della denominazione protetta.

Secondo profilo: comparabilità tra whisky e vino Porto

L’IVDP sosteneva anche che whisky e porto sarebbero prodotti comparabili ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento n. 1308/2013.

Il Tribunale dichiara tale censura in parte inefficace, perché la mancanza del requisito dell’"uso" basta già da sola a escludere la tutela invocata. In ogni caso, conferma la conclusione della commissione di ricorso: whisky e port wine non sono prodotti comparabili. Il ragionamento si fonda su elementi oggettivi già riconosciuti nella giurisprudenza precedente, in particolare:

• diverso materiale di base: uve per il vino, cereali per il whisky;
• diverso contenuto alcolico e diverso gusto;
• appartenenza a regimi normativi distinti;
• notabili differenze percepibili dal consumatore medio.

Il Tribunale osserva che la disciplina sulle PDO tutela il nesso geografico e qualitativo proprio del vino protetto e che il fatto che entrambi i prodotti siano bevande alcoliche non basta a renderli comparabili. Inoltre, per whisky non può nemmeno parlarsi di prodotto "non conforme al disciplinare" di una PDO vinicola, perché si tratta di una categoria merceologica distinta.

Terzo profilo: sfruttamento della reputazione della PDO

Quanto all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), il Tribunale rileva che non può esservi sfruttamento della reputazione senza un uso della denominazione protetta. Poiché la somiglianza tra i segni non è sufficiente a integrare uso commerciale, cade anche la pretesa di sfruttamento della reputazione.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui l’inserimento della parola "Port" in un segno per whisky non è di per sé sufficiente a far pensare al vino protetto, se il pubblico non associa il segno alla PDO o al vino stesso. Le prove addotte dall’IVDP, incluse decisioni nazionali portoghesi e materiali ulteriori prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non sono idonee a sovvertire tale conclusione, anche perché il giudizio sulla legittimità delle decisioni EUIPO è autonomo e si fonda sul diritto dell’Unione.

Quarto motivo: asserita evocazione della PDO

Sotto il profilo dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), il Tribunale ribadisce che l’evocazione ricorre solo quando il segno contestato suscita nel consumatore un collegamento sufficientemente chiaro e diretto con la denominazione protetta, al punto da richiamarne l’immagine nella mente.

Nel caso PORTSOY, la commissione di ricorso aveva ritenuto che il pubblico pertinente percepirebbe il segno come:

• una parola unica priva di significato;
• un riferimento a una località scozzese;
• oppure una costruzione lessicale autonoma e fantasiosa.

Il Tribunale conferma che, anche considerando l’elemento iniziale "port", il contesto di un whisky e le differenze sostanziali rispetto al vino Porto escludono che il consumatore medio stabilisca un nesso chiaro e diretto con la PDO. Le eventuali somiglianze sono considerate fortuite, poiché il segno richiama un toponimo della Scozia, territorio di produzione dello Scotch Whisky.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso dell’IVDP e conferma la decisione EUIPO. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna dell’IVDP solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza orale, che non si è tenuta.

Principi pratici per il professionista

La sentenza conferma che, in materia di protezione delle PDO vinicole:

• la mera presenza di un elemento identico alla PDO in un marchio non basta;
• occorre una somiglianza complessiva molto elevata per parlare di "uso";
• l’evocazione richiede un collegamento immediato e diretto nella mente del consumatore;
• i prodotti devono essere davvero comparabili, e whisky e vino Porto non lo sono. Per le opposizioni ex articolo 8, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, il titolare della PDO deve quindi dimostrare in modo concreto non solo la prossimità segnica, ma anche il contesto commerciale e percettivo in cui il marchio sarà usato.