Tribunale, Sentenza T-222/21
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 ottobre 2022 (Estratti). — Shopify Inc. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Shoppi – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SHOPIFY – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom (Brexit). — Causa T-222/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Shopify contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato rilievo alle prove di carattere distintivo accresciuto del marchio SHOPIFY riferite al Regno Unito. Poiché la decisione impugnata è stata adottata dopo la scadenza del periodo di transizione Brexit, l’uso del marchio anteriore nel Regno Unito non era più opponibile ai fini del procedimento di nullità. Il Tribunale chiarisce così che, nei procedimenti dinanzi all’EUIPO, la permanenza dell’opponibilità del diritto anteriore alla data della decisione è una condizione preliminare rispetto alla valutazione sostanziale del carattere distintivo acquisito.
Nullità di un marchio UE per assenza di rischio di confusione: irrilevanza delle prove di uso e notorietà del marchio anteriore riferite al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione Brexit.
La questione giuridica
Se, in un procedimento di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione, le prove relative al carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore prodotte con riguardo al Regno Unito possano ancora essere prese in considerazione quando la decisione dell’EUIPO è adottata dopo la scadenza del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione; e, più in generale, quale sia il momento rilevante per verificare l’opponibilità del diritto anteriore e la sua capacità di fondare il divieto d’uso.
Principio di diritto
Nel procedimento di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione, il titolare del marchio anteriore deve dimostrare non solo che il suo diritto era opponibile alla data rilevante per la valutazione sostanziale, ma anche che lo sia ancora alla data in cui l’EUIPO decide. Di conseguenza, se la decisione interviene dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, le prove di uso o notorietà del marchio anteriore riferite al Regno Unito non possono più essere prese in considerazione, perché quel territorio non rientra più nel pubblico e nel mercato rilevanti dell’Unione e non può più sorgere ivi un conflitto tra i segni.
Norme richiamate
- Articolo 50 TUE
- Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 126 dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
- Articolo 127 dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
Nullità del marchio "Shoppi" e rilevanza delle prove relative al Regno Unito
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Shopify Inc. avverso la decisione con cui la commissione di ricorso dell’EUIPO aveva statuito in un procedimento di dichiarazione di nullità avente ad oggetto il marchio figurativo "Shoppi". Il nodo centrale è se le prove di carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore denominativo "SHOPIFY", riferite al Regno Unito, fossero ancora utilizzabili dopo la Brexit.
Parti e contesto procedurale
La ricorrente è Shopify Inc. Il convenuto è l’EUIPO. Dinanzi al Tribunale erano intervenuti, quali controinteressati nel procedimento amministrativo, Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante e Shoppi Ltd.
Quadro normativo e contesto Brexit
Il Tribunale richiama l’articolo 50 TUE e soprattutto l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Euratom. In particolare, l’articolo 127 dell’accordo ha previsto un periodo di transizione durante il quale il diritto dell’Unione ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito; tale periodo è terminato il 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021 la normativa UE in materia di marchi non è più applicabile al Regno Unito, salvo espressa previsione contraria nell’accordo di recesso.
Questione affrontata dal Tribunale
La ricorrente sosteneva che, poiché la data rilevante per valutare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore coincide con la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato (8 maggio 2017), le prove relative al Regno Unito dovessero essere considerate, dato che in quel momento il Regno Unito era ancora Stato membro.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale distingue tra due piani:
- la data rilevante per la valutazione sostanziale del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore;
- la necessità che il diritto anteriore resti opponibile fino alla data in cui l’EUIPO decide sulla domanda di nullità.
Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale afferma che, in un procedimento di nullità, il titolare del diritto anteriore deve poter vietare l’uso del marchio contestato non solo alla data di deposito o di priorità, ma anche alla data della decisione dell’EUIPO. Ne segue che le prove di uso del marchio anteriore nel Regno Unito sono rilevanti soltanto se tale uso resta opponibile al momento della decisione amministrativa.
Poiché la decisione impugnata è del 18 febbraio 2021, cioè dopo la fine del periodo di transizione, il marchio anteriore non era più opponibile nel Regno Unito. Il Tribunale osserva inoltre che, in forza del principio di territorialità dei diritti di proprietà intellettuale, dopo tale data non può più sorgere nel Regno Unito alcun conflitto tra i segni ai fini della protezione unitaria dell’Unione, e il pubblico del Regno Unito non fa più parte del pubblico di riferimento dell’Unione.
Decisione e portata della sentenza
Il Tribunale conferma quindi la correttezza della decisione dell’EUIPO di escludere le prove relative al Regno Unito e respinge il ricorso di Shopify. La sentenza chiarisce che, dopo la fine del periodo di transizione Brexit, le prove di notorietà o di carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore riferite al Regno Unito non possono più sostenere la protezione di un marchio dell’Unione nei procedimenti decisi dall’EUIPO successivamente a tale data.
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