Tribunale, Sentenza T-569/21

Opposizione alla registrazione del marchio UE GOOGLE CAR per notorietà del marchio GOOGLE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, resa nell’ambito di un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale esamina se il segno GOOGLE CAR possa essere registrato per beni della classe 12 nonostante la notorietà del marchio anteriore GOOGLE.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea GOOGLE CAR per numerosi beni della classe 12, tra cui veicoli, parti e accessori, droni e impianti di trasporto a fune. Google LLC aveva presentato opposizione basata su tredici marchi anteriori dell’Unione, tra cui il marchio denominativo GOOGLE, registrato per prodotti e servizi nelle classi 9, 35, 38 e 42. L’opposizione era stata accolta dalla divisione opposizione e, successivamente, la commissione di ricorso aveva respinto l’impugnazione confermando il diniego di registrazione.

Normativa rilevante e oggetto del controllo giurisdizionale

La controversia ruota attorno all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla tutela rafforzata dei marchi che godono di notorietà contro segni successivi che possano trarre indebito vantaggio dal loro carattere distintivo o dalla loro rinomanza. Nel procedimento compare anche l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, ma la decisione è fondata specificamente sulla tutela contro il "free-riding". Il ricorso al Tribunale è stato presentato ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Primo motivo: esistenza del nesso tra i segni

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato nel ritenere esistente un nesso tra GOOGLE e GOOGLE CAR, perché il marchio anteriore sarebbe noto per servizi di motore di ricerca e il segno richiesto riguarderebbe beni della classe 12, in un settore commerciale diverso. Contestava inoltre che la commissione avesse valutato correttamente tutti i beni della domanda, sostenendo che l’analisi si fosse concentrata solo su "vehicles and conveyances".

Il Tribunale ricorda che il nesso va accertato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti: grado di somiglianza tra i segni, natura dei prodotti o servizi, settore del pubblico interessato, forza della notorietà del marchio anteriore, suo carattere distintivo e, se del caso, probabilità di confusione. Precisa però che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, non è necessaria una probabilità di confusione: è sufficiente che il pubblico rilevante possa stabilire un collegamento mentale tra i segni.

Il Tribunale osserva che la differenza tra le classi non esclude, di per sé, una vicinanza sufficiente. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva preso in considerazione l’intera categoria dei beni della classe 12, che comprendeva veicoli, trasporti e relativi componenti, e aveva ritenuto che tali beni potessero facilmente essere associati al marchio GOOGLE, noto in modo eccezionale anche presso il grande pubblico e presso pubblici specializzati. Il fatto che l’elemento GOOGLE fosse ripreso integralmente nel segno GOOGLE CAR, con l’aggiunta del termine "CAR", rafforzava l’associazione con veicoli collegati a tecnologie o iniziative di Google.

Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo all’uso del marchio WAYMO. La circostanza che Google utilizzi un altro segno per un proprio progetto automobilistico non esclude che il pubblico colleghi GOOGLE CAR a GOOGLE, tanto più che il progetto è spesso presentato dalla stampa come "Google car" o "Google’s Waymo".

Secondo motivo: indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore

Quanto al rischio di indebito vantaggio, il ricorrente sosteneva che la mera evocazione del marchio nella mente dei consumatori non bastasse a integrare una lesione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, e che l’esistenza del marchio WAYMO impedisse qualsiasi appropriazione della notorietà di GOOGLE.

Il Tribunale richiama la nozione di indebito vantaggio: si verifica quando l’immagine o le caratteristiche proiettate dal marchio rinomato vengono trasferite sui prodotti del segno posteriore, facilitandone la commercializzazione. Più forte è la notorietà e il carattere distintivo del marchio anteriore, più agevole è ritenere che il segno successivo ne sfrutti l’attrattiva. In questo caso, poiché uno dei due elementi del segno richiesto coincide con GOOGLE e l’altro è descrittivo dei beni, il rischio di free-riding è qualificato come evidente. La presenza del marchio WAYMO non riduce né elimina tale rischio, perché l’esistenza di un altro segno del titolare non incide sulla possibilità che il pubblico colleghi GOOGLE CAR a GOOGLE.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori nell’applicare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. Il ricorso è quindi respinto integralmente e il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi affermati

La decisione conferma che:

• la notorietà eccezionale di un marchio può proiettare tutela anche su settori merceologici diversi, se il pubblico può stabilire un nesso;
• la ripresa integrale del marchio anteriore in un segno successivo, con aggiunta di un elemento descrittivo, aumenta il rischio di indebito vantaggio;
• l’esistenza di un diverso marchio usato dal titolare nel medesimo settore non neutralizza, di per sé, il rischio di sfruttamento parassitario del marchio rinomato.