Provvedimento AGCM A538 n. 29629 del 13/04/2021

Roxtec – sistemi di sigillatura multidiametro per cavi e tubi

L’AGCM avvia un procedimento nei confronti di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. per verificare una possibile violazione dell’art. 102 TFUE. La segnalazione è stata presentata da Wallmax S.r.l., concorrente nella produzione di moduli passacavo multi-diametro, e riguarda una serie di condotte che, secondo l’ipotesi dell’Autorità, avrebbero mirato a prolungare dopo il 2010 la posizione di forza acquisita da Roxtec grazie al brevetto EP n. 0429916B1.

Parti e origine del procedimento

Roxtec AB è la capogruppo svedese del gruppo Roxtec, attivo a livello mondiale nei sistemi di sigillatura per il passaggio di cavi e tubi. Roxtec Italia, controllata quasi integralmente da Roxtec AB, cura in Italia la vendita e l’assistenza alla rete di distributori e agenti. Wallmax, costituita nel 2011, produce moduli multi-diametro basati sulla tecnologia del brevetto Roxtec, scaduto nell’ottobre 2010.

La segnalazione, depositata nel marzo 2018 e successivamente integrata, lamenta una strategia escludente composta da tre elementi principali: depositi di marchi UE relativi all’immagine del prodotto, azioni giudiziarie asseritamente pretestuose e acquisizione di un numero particolarmente elevato di certificazioni di sicurezza.

Prodotti e mercato rilevante

I moduli passacavo sono componenti plastici inseriti in aperture di strutture murarie o metalliche per consentire il passaggio di cavi e tubi, assicurando isolamento da acqua, fuoco, polvere e altri agenti esterni. I moduli multi-diametro utilizzano strati concentrici sfogliabili, che permettono di adattare il foro centrale a cavi e tubi di diametro diverso.

L’Autorità individua il mercato merceologico della produzione di sistemi di sigillatura modulari, distinguendolo dai moduli mono-diametro per la limitata sostituibilità dal lato della domanda. La maggiore flessibilità dei prodotti multi-diametro semplifica installazione e successive modifiche e consente una gestione più efficiente delle scorte. Non è esclusa una segmentazione per settore applicativo, tra cui marine, oil & gas, infrastrutture, energia e industria manifatturiera e di processo.

I moduli multi-diametro basati sulla tecnologia del brevetto Roxtec potrebbero inoltre costituire un segmento più ristretto rispetto ai prodotti tecnicamente diversi offerti da altri operatori, poiché capitolati tecnici e richieste dei clienti fanno talvolta riferimento a prodotti “tipo Roxtec”.

Sotto il profilo geografico, il mercato è ritenuto prevalentemente nazionale, in ragione degli acquisti effettuati presso imprese presenti in Italia, ma potrebbe estendersi almeno a livello europeo, considerata l’incidenza non significativa dei costi di trasporto e l’assenza di rilevanti barriere intraeuropee.

Posizione di Roxtec

Il valore del mercato italiano nel 2018 è stimato in circa 20 milioni di euro. Roxtec avrebbe detenuto una quota compresa tra il 65% e il 68%, mentre Wallmax avrebbe avuto una quota del 2-3%. Le quote indicate per gli altri operatori sono circa il 17% per Hawke-HTS, il 12% per MTC Brattberg e la quota residua per BST Brandschutztechnik e Hauff-Technik.

La posizione di Roxtec è collegata sia all’elevata quota di mercato sia al vantaggio storico derivante dal brevetto, che le aveva consentito di acquisire una posizione di assoluto rilievo. Dopo la scadenza del brevetto, Roxtec avrebbe mantenuto una posizione largamente maggioritaria, anche grazie alla notorietà del prodotto: alcuni utilizzatori identificherebbero i moduli con l’espressione “passanti stagni tipo Roxtec”.

Depositi seriali di marchi UE

Tra il 2009 e il 2017 Roxtec ha depositato almeno dieci domande di marchio UE aventi per oggetto l’immagine della facciata principale del modulo passacavo, con variazioni cromatiche o di rappresentazione. Secondo l’AGCM, la serialità dei depositi e la sostanziale identità dell’immagine avrebbero potuto perseguire l’obiettivo di impedire ai concorrenti di utilizzare elementi visivi corrispondenti alla soluzione tecnica ormai entrata nel pubblico dominio.

La Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha dichiarato invalido uno dei marchi, ritenendo applicabile l’art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento UE 2017/1001, relativo ai segni costituiti esclusivamente dalla forma o da altra caratteristica necessaria per ottenere un risultato tecnico. La decisione è stata confermata dal Tribunale dell’Unione europea e il successivo ricorso alla Corte di giustizia è stato dichiarato inammissibile.

È stato inoltre annullato un ulteriore marchio da parte della Divisione di opposizione dell’EUIPO, con conferma della Commissione di Ricorso. Altre domande risultavano ancora oggetto di procedimenti di cancellazione o di opposizione.

L’AGCM considera rilevante la valutazione dell’EUIPO secondo cui il diritto dei marchi non può essere utilizzato per estendere indefinitamente la protezione di una soluzione tecnica soggetta, per sua natura, a una durata limitata. Pur trattandosi in astratto di attività lecite, i depositi potrebbero assumere natura abusiva se utilizzati strumentalmente da un’impresa dominante per ostacolare l’accesso dei concorrenti.

Azioni giudiziarie e possibile sham litigation

Nel periodo 2013-2018 Roxtec e società del gruppo avrebbero promosso circa undici azioni o iniziative giudiziarie contro Wallmax e società collegate in India, Germania, Stati Uniti, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Italia. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, contraffazione di modelli e marchi, copyright, concorrenza sleale, trade dress, pubblicità ingannevole e violazione di diritti di proprietà intellettuale, con richieste di inibitoria, sequestro o limitazione della partecipazione a fiere.

Secondo Wallmax, il contenzioso avrebbe imposto costi legali particolarmente gravosi rispetto alle sue dimensioni economiche e avrebbe avuto l’obiettivo di indurne l’uscita dal mercato. Alcuni procedimenti si sarebbero conclusi con decisioni favorevoli a Wallmax o con il rigetto delle domande di Roxtec; altri risultavano ancora pendenti. Il provvedimento richiama, in particolare, una decisione del Tribunale di Amsterdam che avrebbe escluso la concorrenza sleale e rilevato la malafede della ricorrente, nonché una decisione della Corte di Amburgo che aveva escluso alcune violazioni pur mantenendo un’inibitoria riferita a un marchio successivamente annullato.

L’AGCM richiama il criterio elaborato dalla giurisprudenza dell’Unione secondo cui l’azione giudiziaria di un’impresa dominante può essere abusiva quando ricorrono cumulativamente due condizioni: non può essere ragionevolmente considerata diretta a far valere i diritti dell’impresa ed è quindi meramente defatigatoria; inoltre, è concepita nell’ambito di un piano volto a eliminare la concorrenza.

A sostegno della possibile strumentalità viene valorizzata anche un’e-mail interna del 16 marzo 2017, con la quale Roxtec avrebbe invitato i dipendenti a informare oralmente clienti e terzi delle controversie con Wallmax, evitando comunicazioni scritte, e avrebbe indicato di poter agire contro Wallmax e i suoi distributori ovunque fossero presenti.

L’Autorità precisa che la circostanza che gli effetti delle condotte dipendano da decisioni di autorità amministrative o giudiziarie non esclude, di per sé, la configurabilità dell’abuso. Richiamando la giurisprudenza, tra cui il caso AstraZeneca, sottolinea inoltre che l’abuso ha natura oggettiva: la prova dell’intento escludente o della mala fede non è indispensabile, pur potendo essere considerata come elemento di supporto alla valutazione.

Certificazioni di sicurezza

Roxtec avrebbe acquisito oltre 250 certificazioni di qualità e sicurezza relative al modulo passacavo brevettato, investendo, nell’esercizio fiscale 2016, circa un milione di euro nelle attività connesse al rilascio e al rinnovo delle certificazioni.

Le certificazioni non risultano obbligatorie in via generale, ma sono considerate importanti dai clienti in funzione del settore e del Paese di utilizzo. Secondo la segnalazione, il prodotto non avrebbe subito modifiche sostanziali nel corso degli anni e la raccolta di un portafoglio così ampio potrebbe quindi costituire una barriera strategica all’ingresso, imponendo ai concorrenti costi e tempi rilevanti per competere in condizioni equivalenti.

L’AGCM osserva che il numero di certificazioni di Roxtec appare particolarmente elevato rispetto a quello pubblicizzato da altri operatori, tra cui Hawke, MTC Brattberg e BST. Anche questa condotta, pur lecita in astratto, potrebbe risultare abusiva se idonea a incrementare ingiustificatamente i costi dei concorrenti e a restringere l’accesso al mercato.

Valutazione unitaria delle condotte

Secondo la valutazione preliminare dell’Autorità, i depositi di marchi UE, il contenzioso giudiziario e la strategia di certificazione non costituirebbero iniziative isolate, ma apparirebbero riconducibili a un’unica strategia escludente avviata dopo la scadenza del brevetto. L’obiettivo ipotizzato sarebbe quello di prorogare artificialmente la protezione economica e commerciale della soluzione tecnica e mantenere la posizione dominante nei mercati dei moduli passacavo.

La qualificazione provvisoria è quella di abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE. Il provvedimento non accerta definitivamente l’infrazione, ma dispone l’apertura dell’istruttoria per verificare la sussistenza della condotta e dei suoi effetti anticoncorrenziali.

Pregiudizio al commercio tra Stati membri

L’AGCM ritiene applicabile il diritto europeo poiché le condotte sono potenzialmente idonee a incidere sul commercio intracomunitario. A tal fine considera la possibile dimensione sovranazionale del mercato, la presenza internazionale delle imprese coinvolte e la capacità delle condotte di interessare almeno l’intero territorio italiano, in un contesto di fornitori globali.

Il riferimento normativo è l’art. 102 TFUE, interpretato alla luce del criterio dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra Stati membri e del Regolamento CE n. 1/2003.

Avvio e termini del procedimento

L’AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l., per accertare l’eventuale violazione dell’art. 102 TFUE.

Il provvedimento assegna alle parti 60 giorni dalla notificazione per chiedere di essere sentite, con richiesta da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza. Il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2022. Il provvedimento di avvio non prevede sanzioni, impegni, misure cautelari o ordini di cessazione.