Tribunale, Sentenza T-720/20

Marchio UE SCRUFFS: nullità per asserita descrittività e mancanza di distintività

Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, è investito di un ricorso avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di nullità di un marchio verbale internazionale designante l’Unione. La controversia riguarda la parola inglese "SCRUFFS", registrata per prodotti delle classi 9 e 25, e la sua eventuale incompatibilità con i motivi assoluti di nullità relativi a descrittività e assenza di carattere distintivo.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio internazionale n. 1171590, designante l’Unione europea, è stato ottenuto il 23 luglio 2013 da The BSS Group Ltd, dante causa dell’interveniente Toolstream Ltd, con priorità 25 gennaio 2013. I prodotti rivendicati riguardano, in sostanza, abbigliamento, calzature e copricapi, inclusi capi protettivi e da lavoro, nelle classi 9 e 25 della classificazione di Nizza. Perry Street Software, Inc. ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c). La divisione annullamento di EUIPO ha respinto la domanda; la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che il pubblico pertinente fosse composto da consumatori e professionisti anglofoni con un livello di attenzione da medio ad alto e che il termine non fosse né descrittivo né privo di distintività.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto tre censure principali:

• mancata completa valutazione delle prove e distorsione dei fatti e degli elementi probatori;
• violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per errata esclusione della descrittività del segno;
• violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per assenza di carattere distintivo. Il Tribunale ha esaminato anzitutto la censura sulla descrittività, poi quella relativa all’istruzione e alla prova, infine quella sulla distintività.

Normativa rilevante e criteri applicati

Poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 25 gennaio 2013, il Tribunale precisa che il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009, benché il procedimento sia stato richiamato dalle parti anche alla luce del regolamento n. 2017/1001. Ai fini dell’esame dei motivi assoluti, la data rilevante è quella del deposito della domanda di registrazione.

In materia di descrittività, il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui un segno è escluso dalla registrazione se, rispetto al pubblico pertinente e ai prodotti o servizi considerati, presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto da consentire al pubblico di percepirlo immediatamente come descrizione di una caratteristica dei beni, senza ulteriori sforzi mentali. La disposizione tutela inoltre l’interesse pubblico a mantenere liberi segni che descrivono caratteristiche dei prodotti.

Ragionamento del Tribunale sulla descrittività di "SCRUFFS"

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è quello anglofono dell’Unione, costituito da professionisti e lavoratori che utilizzano abbigliamento protettivo e dal grande pubblico. Esamina poi il significato del termine "scruffs" sulla base delle prove presentate dinanzi a EUIPO, comprese fonti d’uso colloquiale e esempi tratti da stampa e internet.

Dalla documentazione risulta che il termine è usato in modo informale per indicare abiti comodi, non importanti per l’apparenza, che possono sporcarsi o rovinarsi senza conseguenze, ossia capi già posseduti e usati in contesti domestici o di lavoro sporchevole. Secondo il Tribunale, tale significato non designa una categoria oggettiva di prodotti in vendita né una caratteristica intrinseca o essenziale di capi nuovi o acquistabili. Per questo manca il rapporto diretto e specifico richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il riferimento a capi vecchi o usati renderebbe comunque il segno descrittivo. La questione non è se un marchio possa in astratto riferirsi a beni di seconda mano, ma se nel caso concreto il pubblico percepisca il termine come descrizione dei prodotti registrati. Qui, al contrario, la nozione evocata è ritenuta un’allusione amena, suggestiva e non descrittiva. Né convince il confronto con il termine "loungewear", poiché i dizionari prodotti non indicano "scruffs" come sinonimo e i due vocaboli hanno sfumature diverse.

Presunzione di validità e valutazione della prova

Quanto alla censura di mancata istruzione completa e distorsione delle prove, il Tribunale ricorda che, nei procedimenti di nullità, il marchio registrato beneficia di una presunzione di validità. Ne deriva che non incombe a EUIPO ricercare d’ufficio tutti i fatti pertinenti come nella fase di esame iniziale; è invece la parte che chiede la nullità a dover fornire gli elementi specifici idonei a mettere in discussione la validità del segno.

Su questa base, il Tribunale osserva che il richiamo alla Cambridge Dictionary è tardivo, perché la relativa estrazione è stata prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale e reca data successiva a quella del deposito della domanda di registrazione. Inoltre, anche se si volesse considerarla, la definizione corroborerebbe comunque l’idea che il termine si riferisce a capi informali o usurati, non a una caratteristica descrittiva immediata dei prodotti in questione.

Esclusione della mancanza di carattere distintivo

Il terzo motivo viene respinto in via consequenziale. Poiché il segno non è stato ritenuto descrittivo, il ricorrente non fornisce argomenti autonomi per sostenere l’assenza di distintività. Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico percepisce "SCRUFFS" come un’allusione sorprendente e un po’ spiritosa, sufficientemente imprecisa da essere suggestiva e quindi idonea a indicare l’origine commerciale dei prodotti.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Perry Street Software, Inc. alle spese, in conformità alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente Toolstream Ltd. La decisione conferma la validità del marchio SCRUFFS per i prodotti rivendicati nelle classi 9 e 25.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in un’azione di nullità, la prova dei motivi assoluti incombe al richiedente e deve essere ancorata alla percezione del pubblico alla data di deposito della domanda. Un segno che evoca colloquialmente capi informali, usurati o rovinabili non è per ciò solo descrittivo, se non indica in modo diretto e specifico una caratteristica dei prodotti né è percepito come descrizione immediata dal pubblico pertinente.