Tribunale, Sentenza T-359/23

Opposizione tra THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect e ONE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto il ricorso del richiedente e respinto integralmente l’opposizione basata sul marchio anteriore ONE. La controversia si inserisce in una lunga vicenda processuale, con precedenti annullamenti del Tribunale e rinvii alla Commissione di ricorso.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio UE figurativo THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect è stata depositata il 28 aprile 2016 per prodotti delle classi 5 e 31, principalmente destinati ad alimenti, integratori e prodotti veterinari per animali. Nestlé ha proposto opposizione fondandola sul marchio UE denominativo anteriore ONE, registrato per "Foodstuffs for animals" in classe 31, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

L’Opposition Division aveva inizialmente accolto l’opposizione in larga parte ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5. In seguito, la Commissione di ricorso e poi il Tribunale, in due precedenti giudizi, avevano annullato decisioni amministrative non conformi. La decisione qui impugnata, adottata dopo i precedenti annullamenti, ha comunque respinto l’opposizione nel suo complesso.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda è stata depositata nel 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali sono quelle del regolamento 2017/1001. Per questo motivo, i riferimenti agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 vanno letti come riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 207/2009, identiche nel contenuto rilevante.

Primo motivo: diritto di difesa e obbligo di motivazione

Nestlé sosteneva che la Commissione di ricorso avesse fondato la decisione su considerazioni sulle possibili interpretazioni dell’espressione "purina one" sulle quali non era stata previamente sentita, e che la motivazione fosse insufficiente.

Il Tribunale respinge entrambe le censure. Quanto al diritto di essere sentiti, osserva che la contestata osservazione su una delle possibili letture di "purina one" era comunque superflua, perché la stessa decisione conteneva un’altra valutazione, autonoma e sufficiente, secondo cui l’espressione poteva essere compresa come indicazione che "purina" è il numero uno. Tale valutazione bastava da sola a sorreggere la conclusione sul carattere distintivo al massimo debole del segno. Inoltre, Nestlé non ha dimostrato in che modo un’eventuale audizione su quelle letture avrebbe potuto cambiare l’esito del procedimento.

Quanto alla motivazione, il Tribunale ritiene che la decisione dell’EUIPO fosse chiara nel descrivere i significati attribuiti alla combinazione "purina one" e che consentisse sia alla parte sia al giudice di controllo di comprendere il percorso logico seguito. Non vi è quindi violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Secondo motivo: articolo 8, paragrafo 5, reputazione del marchio anteriore

Per la Corte, la questione centrale era se il marchio ONE avesse acquisito reputazione attraverso l’uso nella forma PURINA ONE senza alterazione del carattere distintivo del segno registrato. La Commissione di ricorso aveva esaminato l’uso del marchio tenendo conto del criterio, analogo a quello dell’uso effettivo ex articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, secondo cui il segno può essere considerato nella forma usata solo se le differenze non ne alterano il carattere distintivo.

Il Tribunale approva tale impostazione e conferma che il segno PURINA ONE differisce in modo rilevante dal marchio ONE registrato. In particolare:

• il termine "one" è percepito come elemento più prominente, ma il termine "purina" rimane leggibile e non marginale;
• il simbolo ®, di dimensioni molto ridotte, non incide in modo significativo sulla percezione del pubblico;
• la combinazione "purina one" può essere intesa come espressione che indica superiorità, numero uno o primo elemento di una serie, con connotazione descrittiva/debole;
• il contesto commerciale non consente di ritenere che il pubblico percepisca il segno come mera coesistenza di marchi indipendenti, bensì come un unico insieme figurativo e verbale.

Da ciò il Tribunale deduce che Nestlé non ha dimostrato la reputazione del marchio ONE nella forma di uso rilevante. Poiché i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5, sono cumulativi, il mancato assolvimento di questo requisito basta a escludere l’applicazione della disposizione.

Secondo motivo, parte residua: legame tra i segni

La Commissione di ricorso aveva esaminato anche, per completezza, l’esistenza di un legame mentale tra i segni. Constatata la bassa somiglianza visiva e concettuale, nonché la debole somiglianza fonetica già accertata in una precedente sentenza passata in giudicato, aveva escluso che il pubblico stabilisse un collegamento tra i marchi.

Il Tribunale non entra nel merito di tale censura, perché la questione è resa irrilevante dall’insussistenza del requisito preliminare della reputazione nella forma di uso rilevante. Trattandosi di condizioni cumulative, il difetto di una di esse basta a escludere la tutela rafforzata.

Terzo motivo: articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rischio di confusione

Sul rischio di confusione, il Tribunale ricorda che la precedente sentenza del 19 dicembre 2019 aveva già statuito, con autorità di giudicato, sulla composizione del pubblico rilevante, sul livello di attenzione e sulla bassa somiglianza dei segni. La Commissione di ricorso era dunque legittimata a fondarsi su tali elementi, nonché a escludere la confusione per i prodotti dissimili.

Per i prodotti identici o simili, il Tribunale conferma che la differenza visiva e concettuale tra THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect e ONE, unita alla bassa somiglianza fonetica, esclude il rischio che il pubblico ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Anche l’eventuale elevata distintività del marchio ONE, non dimostrata nella forma rilevante, non sarebbe comunque sufficiente a ribaltare il giudizio complessivo.

Quarto motivo: articolo 72, paragrafo 6, e articolo 94, paragrafo 1

Nestlé sosteneva infine che l’EUIPO non avesse preso le misure necessarie per dare esecuzione alle precedenti sentenze del Tribunale e che tale omissione integrasse anche un difetto di motivazione.

Il Tribunale respinge la censura osservando che la Commissione di ricorso poteva riesaminare la reputazione del marchio e i possibili effetti sulla valutazione complessiva, ma non era tenuta a riaprire questioni ormai coperte da giudicato, come la comparazione dei segni. Poiché la Commissione di ricorso ha effettivamente esaminato i profili rimessi alla sua cognizione e non ha violato il giudicato, non vi è neppure un vizio autonomo di motivazione.

Decisione e principi ricavabili

Il ricorso è integralmente respinto e Nestlé è condannata alle spese. La pronuncia ribadisce tre punti di rilievo pratico: la reputazione di un marchio deve essere provata nella forma concreta di uso rilevante; le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, sono cumulative; l’uso di un marchio in combinazione con un elemento aggiuntivo che ne altera il carattere distintivo non consente di trasferire automaticamente al marchio registrato la reputazione maturata nella forma usata.