Tribunale, Sentenza T-755/20

Marchio UE "VDL E-POWER": opposizione fondata sui marchi anteriori "e-POWER"

Il Tribunale dell'Unione europea, Quinta Sezione, è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto da Nissan Motor Co. Ltd contro una decisione della Prima Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. La controversia riguarda il segno verbale "VDL E-POWER" e la sua asserita interferenza con due marchi anteriori figurativi "e-POWER" registrati nel Regno Unito e in Francia per prodotti delle classi 9 e 12.

Fatti e procedimento amministrativo

VDL Groep BV aveva chiesto la registrazione del marchio UE "VDL E-POWER" per prodotti e servizi collocati nelle classi 7, 9 e 12 della classificazione di Nizza, in particolare nel settore dei veicoli elettrici, dei motori e dei sistemi di alimentazione. Nissan aveva proposto opposizione ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001, invocando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, sulla base dei marchi anteriori figurativi "e-POWER". L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione e respinto la domanda di registrazione per i prodotti contestati. La Commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione, ritenendo che, pur essendo i prodotti identici o quantomeno simili in misura minima, e pur essendo i segni simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, non vi fosse rischio di confusione per il pubblico rilevante, anche alla luce del carattere distintivo dell'elemento "VDL" e dell'elevata attenzione del pubblico.

Eccezione preliminare sulla Brexit e sul marchio anteriore britannico

EUIPO sosteneva che, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, il marchio britannico anteriore non potesse più fondare validamente l'opposizione. Il Tribunale respinge tale argomento: la legittimità della decisione impugnata va valutata alla data della sua adozione, e quindi il recesso del Regno Unito e la scadenza del periodo di transizione non incidono sulla protezione del marchio anteriore né sul controllo giurisdizionale della decisione della Commissione di ricorso. Viene richiamata la giurisprudenza sulla valutazione della legittimità degli atti al momento della loro adozione.

Quadro normativo e criteri sul rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un marchio non può essere registrato se, per l'identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della somiglianza dei segni, della somiglianza dei prodotti e del grado di distintività del marchio anteriore. Il pubblico rilevante, nel caso concreto, è composto da professionisti del settore automobilistico e dal pubblico anglofono e francofono, con un livello di attenzione superiore alla media. I prodotti sono identici o comunque simili almeno in misura limitata.

Comparazione dei segni: valore distintivo degli elementi "VDL" ed "e-power"

La Corte ritiene che i consumatori scomporranno i segni nei loro elementi verbali percepibili. L'elemento comune "e-power" viene inteso immediatamente come riferimento all'energia elettrica o ai veicoli/motori elettrici: di conseguenza, in relazione ai prodotti controversi, esso ha al più un basso grado di distintività. Viceversa, l'elemento "VDL" del segno richiesto è percepito come un acronimo privo di significato per i prodotti interessati e, quindi, ha un grado di distintività medio/normalmente distintivo. Anche se fosse inteso come riferimento alla denominazione sociale del titolare, ciò non ne escluderebbe la funzione distintiva nel marchio. Il Tribunale rileva inoltre che il richiamo alla sentenza Medion non è pertinente, poiché quella giurisprudenza riguarda il caso in cui l'elemento comune abbia un grado di distintività normale, mentre qui "e-power" è debolmente distintivo.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, i segni condividono "e-power", ma differiscono per la presenza iniziale di "VDL" nel marchio richiesto e per gli elementi figurativi dei marchi anteriori; il Tribunale conferma quindi una somiglianza visiva senza qualificarla come elevata. Sul piano fonetico, la presenza di "VDL" costituisce una differenza sonora significativa, ma la coincidenza dell'elemento comune giustifica comunque una somiglianza media. Sul piano concettuale, i segni si riferiscono entrambi all'elettricità o all'elettronica, ma tale richiamo è debole e poco incisivo; il Tribunale corregge la Commissione di ricorso solo nella misura in cui ritiene che la somiglianza concettuale sia al più bassa.

Valutazione globale e assenza di rischio di confusione

Nella valutazione globale, il Tribunale osserva che la somiglianza visiva e fonetica e la debole somiglianza concettuale derivanti dall'elemento comune "e-power" possono essere compensate dalla presenza, all'inizio del segno richiesto, dell'elemento distintivo "VDL". Ciò vale a maggior ragione in presenza di un pubblico con attenzione superiore alla media. Il Tribunale approva dunque la conclusione della Commissione di ricorso: nonostante l'errore sulla sola valutazione della somiglianza concettuale, non vi è rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. L'azione viene quindi respinta nel merito.

Motivo relativo all'obbligo di motivazione

Nella seconda censura Nissan lamentava una motivazione contraddittoria e insufficiente, sostenendo che la Commissione di ricorso non avesse spiegato adeguatamente perché i segni non presentassero lo stesso grado di somiglianza e perché, nonostante i prodotti identici o simili e il livello di attenzione del pubblico, mancasse il rischio di confusione. Il Tribunale respinge anche questo motivo. Ritiene che non vi sia contraddizione tra il riconoscimento della capacità dell'elemento "e-power" di essere percepito dal pubblico e la sua scarsa distintività; al contrario, il ragionamento dell'EUIPO è coerente con il principio secondo cui elementi debolmente distintivi incidono meno sulla valutazione globale. Inoltre, la decisione espone in modo chiaro e univoco le ragioni per cui le somiglianze non prevalgono sulle differenze. Il Tribunale sottolinea infine che le critiche relative alla "inaccuracy" della motivazione attengono in realtà al merito della valutazione, non a un vero difetto di motivazione.

Dispositivo e spese

Il ricorso è integralmente respinto. Nissan Motor Co. Ltd è condannata alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO e da VDL Groep BV, in applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi applicati

La pronuncia ribadisce che:

• la valutazione del rischio di confusione è globale e dipende dall'impressione d'insieme dei segni, dal grado di distintività degli elementi comuni e dal livello di attenzione del pubblico;
• un elemento comune descrittivo o debolmente distintivo non può, da solo, imporre la conclusione di rischio di confusione quando il segno contestato contiene un elemento iniziale distintivo capace di orientare la percezione del pubblico;
• la legittimità della decisione dell'EUIPO va giudicata alla data in cui è stata adottata, sicché la Brexit non priva di efficacia un marchio anteriore invocato nel procedimento amministrativo già concluso;
• il vizio di motivazione va distinto dall'errore di valutazione nel merito.