Tribunale, Sentenza T-542/22

Marchio UE figurativo CALIFORNIA Dreaming by Made in California contro CALIFORNIA DREAM

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di marchio UE. La controversia riguarda il rischio di confusione tra il segno figurativo richiesto e un marchio Benelux anteriore denominativo, nel settore cosmetico e dei servizi connessi.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente aveva depositato il 13 aprile 2020 una domanda di marchio UE figurativo per prodotti di classe 3 e servizi di classi 35 e 44, in particolare cosmetici, attività di vendita al dettaglio/all’ingrosso/online di cosmetici e servizi di bellezza, igiene e aromaterapia. Louis Vuitton Malletier ha proposto opposizione il 10 settembre 2020 sulla base del marchio Benelux anteriore CALIFORNIA DREAM, registrato il 26 maggio 2020, per prodotti di classe 3 tra cui profumi, oli essenziali, saponi, shampoo, gel da bagno e creme corpo profumate.

L’opposizione è stata accolta in parte dalla divisione di opposizione. La commissione di ricorso ha confermato l’esito, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico rilevante dei Paesi Bassi nel Benelux.

Questione giuridica

Il ricorrente contestava soprattutto:

• la valutazione di similarità tra prodotti e servizi;
• la valutazione di somiglianza tra i segni sul piano visivo, fonetico e concettuale;
• la conclusione finale sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione in caso di rischio di confusione;
• l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), relativo ai marchi anteriori registrati nei Benelux;
• l’articolo 33, paragrafo 7, che esclude che l’inclusione nella stessa classe Nizza basti a rendere i prodotti o servizi simili;
• gli articoli 71, paragrafo 1, e 72, paragrafo 3, sul potere della commissione di ricorso e sul potere di riforma del Tribunale.

Il Tribunale ribadisce i criteri consolidati: valutazione globale del rischio di confusione, interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, e percezione del consumatore medio.

Ammissibilità delle censure sui prodotti e servizi

La parte interveniente sosteneva che il ricorrente non avesse contestato dinanzi alla commissione di ricorso la valutazione di similarità dei prodotti e servizi. Il Tribunale respinge l’eccezione: anche se nel ricorso amministrativo non erano state sviluppate censure specifiche, la commissione di ricorso era comunque tenuta a riesaminare pienamente la questione; di conseguenza, il ricorrente poteva contestarne davanti al Tribunale la valutazione.

Similarità dei prodotti e servizi

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti e servizi del marchio richiesto sono identici o simili, in misura diversa, ai prodotti del marchio anteriore.

In particolare:

• per la classe 3, il ricorrente stesso ammetteva una corrispondenza con i prodotti anteriori, e la similarità è stata ritenuta corretta per varie voci, tra cui profumi, oli essenziali, saponi, shampoo, gel da bagno e creme profumate;
• per la classe 35, i servizi di vendita al dettaglio, all’ingrosso e online relativi ai prodotti della classe 3 sono stati ritenuti almeno simili in misura debole ai prodotti anteriori, in ragione del nesso stretto tra merci e servizi di commercializzazione;
• per la classe 44, i servizi di cura estetica, consulenza di bellezza, saloni di bellezza, cura dei capelli e unghie, massaggi e aromaterapia sono stati ritenuti simili, in diversa misura, ad alcuni prodotti anteriori, sia per complementarità sia per comunanza di finalità, utenti e canali di distribuzione.

Il Tribunale sottolinea che la similarità non deriva dal fatto di appartenere alla stessa classe di Nizza, ma dai rapporti funzionali concreti tra i beni e i servizi.

Confronto visivo tra i segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i segni condividono l’inizio "california dream" e che il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno richiesto. Le differenze dovute alla desinenza "ing", alla dicitura secondaria "by made in california" e alla lieve stilizzazione grafica non sono ritenute sufficienti a neutralizzare la somiglianza complessiva.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui, nei segni misti, gli elementi verbali tendono ad avere maggiore incisività rispetto agli elementi figurativi o ornamentali. La componente grafica del marchio richiesto è dunque considerata marginale.

Confronto fonetico

Sul piano fonetico, il Tribunale osserva che il marchio richiesto può essere pronunciato come "california dreaming" e che, in ogni caso, la parte iniziale coincide con il marchio anteriore. La seconda espressione "by made in california" è ritenuta probabilmente non pronunciata dal pubblico rilevante, in quanto secondaria e di dimensioni minori.

Ne consegue una somiglianza fonetica molto elevata per una parte non trascurabile del pubblico e, comunque, almeno media se il segno è pronunciato per intero.

Confronto concettuale

Sul piano concettuale, il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso: "california dream" e "california dreaming" evocano il medesimo contenuto semantico, ossia l’idea di "sognare la California" o di un sogno collegato alla California. Anche se il ricorrente invocava riferimenti alternativi a canzoni, film o alla Gold Rush, il Tribunale rileva che è sufficiente una somiglianza in uno dei possibili significati e che non è stata dimostrata una percezione così forte e univoca da escludere il contenuto comune dei termini.

Valutazione globale e rischio di confusione

Tenuto conto della somiglianza, da media a elevata, tra i segni e della similarità, da bassa a elevata, tra i prodotti e servizi, il Tribunale conferma l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico rilevante. Le differenze tra i segni non sono tali da escludere che il pubblico ritenga i prodotti o servizi provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Dispositivo

Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale condanna il ricorrente alle spese sostenute dall’interveniente e dispone che l’EUIPO sopporti le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna alle spese se non nell’ipotesi di udienza, udienza che non si è tenuta.