Corte di giustizia, Sentenza C-139/16

Marchio denominativo "La Milla de Oro" e segni di provenienza geografica

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Audiencia Provincial de Burgos nell’ambito di una controversia tra titolari del marchio spagnolo "La Milla de Oro" e Abadía Retuerta SA, accusata di utilizzare il segno "El Pago de la Milla de Oro" per vini. La questione centrale riguarda la portata dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE sui marchi d’impresa, con particolare riferimento ai segni che evocano la concentrazione in un luogo di prodotti o servizi di qualità elevata.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale erano titolari del marchio spagnolo denominativo "La Milla de Oro", registrato per vini. Essi hanno agito contro Abadía Retuerta SA per impedire l’uso del segno "El Pago de la Milla de Oro" sulle etichette dei vini, sostenendo il rischio di confusione per i consumatori.

La convenuta ha reagito con domanda riconvenzionale di nullità del marchio, sostenendo che il segno costituirebbe un’indicazione di provenienza geografica e ricadrebbe quindi nell’impedimento assoluto previsto dal diritto spagnolo, in particolare dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della legge 17/2001. Il tribunale commerciale di Burgos ha accolto la domanda riconvenzionale e dichiarato nullo il marchio; in appello, la Audiencia Provincial de Burgos ha deciso di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

• se un segno che richiama la caratteristica di un prodotto o servizio consistente nel fatto che esso sia abbondantemente reperibile nello stesso luogo, con livelli elevati di valore e qualità, rientri nel divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE;
• se un segno di questo tipo possa essere qualificato come indicazione di provenienza geografica quando la concentrazione del prodotto o servizio si verifica sempre in uno spazio fisico determinato.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 3 della direttiva 2008/95/CE, che disciplina gli impedimenti alla registrazione e i motivi di nullità. Sono rilevanti in particolare:

• l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), relativo ai marchi privi di carattere distintivo;
• l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), relativo ai marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare, tra l’altro, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
• l’articolo 3, paragrafo 3, sull’acquisizione del carattere distintivo tramite l’uso.

Viene inoltre richiamato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, che contiene una regola sostanzialmente corrispondente in materia di marchio dell’Unione europea, nonché l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte: seconda questione, indicazione geografica

La Corte esamina anzitutto la seconda questione. Ricorda la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE vieta la registrazione dei nomi geografici quando indicano luoghi che, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, presentano attualmente un nesso con la categoria di prodotti o servizi, oppure quando è ragionevole presumere che tale nesso possa svilupparsi in futuro.

Tuttavia, nel caso di "La Milla de Oro" il segno non designa un luogo geografico preciso e determinato: esso varia a seconda del nome del luogo al quale è associato e si riferisce piuttosto a un livello qualitativo dei prodotti o servizi presenti in quell’area. La Corte osserva che il segno deve essere accompagnato da un nome geografico per consentire l’identificazione del luogo fisico al quale è associata la concentrazione di prodotti o servizi di alta qualità.

Ne consegue che, da solo, il segno non può costituire un’indicazione di provenienza geografica, poiché manca il nesso diretto e immediato tra il termine e un luogo specifico in grado di identificare l’origine dei prodotti o servizi interessati.

Ragionamento della Corte: prima questione, carattere descrittivo e distintività

Quanto alla prima questione, la Corte ribadisce la funzione di interesse generale dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c): i segni che servono a designare caratteristiche dei prodotti o servizi devono restare liberamente disponibili per tutti gli operatori economici.

La valutazione va effettuata con riferimento ai prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento. Tale esame deve essere concreto e fondato su tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

La Corte affida quindi al giudice nazionale il compito di verificare se, nel settore del vino, "La Milla de Oro" sia percepito come descrittivo di una caratteristica del prodotto, cioè la possibilità di reperire in abbondanza in uno stesso luogo vini di valore e qualità elevati. Se il segno non è descrittivo, occorre comunque controllare il carattere distintivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE.

In questa prospettiva, la Corte richiama anche la propria giurisprudenza secondo cui gli slogan o le espressioni promozionali non sono esclusi in quanto tali dalla registrazione: anche un segno con connotazione elogiativa può assolvere la funzione di indicare l’origine commerciale del prodotto, purché il pubblico pertinente lo percepisca come tale.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

• un segno quale "La Milla de Oro" non può, da solo, costituire un’indicazione di provenienza geografica, poiché richiede l’associazione con un nome geografico per identificare il luogo rilevante;
• l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che un simile segno può non rientrare tra i segni la cui utilizzazione come marchio costituisce causa di nullità, ferma restando la verifica concreta della sua eventuale descrittività e del carattere distintivo.

Le spese del procedimento principale restano rimesse al giudice nazionale; le spese sostenute dagli altri partecipanti per osservazioni alla Corte non sono rifusibili.