Tribunale, Sentenza T-30/20

Nullità del marchio UE denominativo "Promed" per mancanza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale è chiamato a stabilire se il segno verbale "Promed" possa essere mantenuto in registrazione per prodotti delle classi 5, 9 e 10 oppure se sia privo di carattere distintivo ai sensi della normativa applicabile.

Fatti e procedimento amministrativo

Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse aveva depositato nel 2007 una domanda di marchio UE per il segno verbale "Promed", rivendicando priorità da un marchio tedesco. Il marchio era stato registrato per prodotti delle classi 5, 9 e 10, in particolare strisce reattive per fini medici, apparecchi per misurare la temperatura corporea e le funzioni corporee, nonché vari strumenti e apparecchi medici e ortopedici.

Nel 2017 Centrumelektroniki sp.j. aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio sulla base dell’articolo 52(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7(1)(b) e (c). La Cancellation Division aveva accolto in parte la domanda e dichiarato nullo il marchio per i prodotti delle classi 5, 9 e 10. La commissione di ricorso aveva confermato la nullità con decisione del 7 novembre 2019.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorso della titolare del marchio era fondato su due motivi principali:

• violazione dell’articolo 95(1) del regolamento 2017/1001, perché l’EUIPO avrebbe esaminato oltre i limiti della domanda di nullità;
• violazione dell’articolo 51(1)(a) del regolamento n. 40/94 in combinato con l’articolo 7(1)(b), per erronea valutazione della mancanza di carattere distintivo.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, per effetto della data di priorità e della domanda di registrazione, il merito della controversia è disciplinato dalle norme sostanziali del regolamento n. 40/94, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001, in vigore al momento della decisione impugnata. Le disposizioni centrali richiamate sono l’articolo 7(1)(b) del regolamento n. 40/94 e, per la nullità, l’articolo 51(1)(a) dello stesso regolamento.

Ammissibilità di alcune conclusioni

Il Tribunale respinge alcune eccezioni di irricevibilità sollevate da EUIPO. In particolare:

• la domanda di riforma del dispositivo è ammissibile se proposta in via accessoria all’annullamento;
• la richiesta di rimborso della tassa di ricorso è ammissibile come domanda di condanna alle spese recuperabili davanti alla commissione di ricorso;
• è invece irricevibile la richiesta relativa alle spese del procedimento dinanzi alla Cancellation Division, perché non recuperabili ai sensi dell’articolo 190(2) del regolamento di procedura.

Primo motivo: portata della domanda di nullità e poteri di esame dell’EUIPO

Il Tribunale ricorda che, per determinare i motivi di una domanda di nullità, occorre esaminare l’istanza nel suo complesso, soprattutto alla luce della motivazione che la accompagna. Nel caso concreto, sebbene il modulo iniziale menzionasse espressamente solo i prodotti delle classi 9 e 10, la motivazione dell’istanza conteneva richieste e argomentazioni riferite anche ai prodotti della classe 5.

Di conseguenza, la commissione di ricorso non è uscita dall’ambito della domanda di nullità quando ha considerato anche i prodotti della classe 5. Il Tribunale aggiunge che l’EUIPO poteva fondare la decisione anche su fatti notori, come il significato dei termini inglesi che compongono il marchio.

Secondo motivo: carattere distintivo del segno "Promed"

Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di carattere distintivo: un marchio è privo di distintività quando il pubblico rilevante non lo percepisce come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti, ma come semplice informazione sul tipo o sulle qualità dei beni. È sufficiente un minimo grado di distintività per superare il motivo assoluto di rifiuto, ma nel caso di specie tale soglia non è raggiunta.

La commissione di ricorso aveva identificato il pubblico rilevante nei professionisti del settore sanitario e nei consumatori finali anglofoni. Il Tribunale approva tale impostazione e osserva che:

• "pro" è percepito come abbreviazione di "professional" e ha una valenza laudativa;
• "med" è normalmente inteso come riferimento alla medicina o a un prodotto medico;
• la combinazione dei due elementi è immediatamente compresa come espressione che richiama qualità professionale e natura medica dei prodotti.

Secondo il Tribunale, il segno, considerato nel suo insieme, ha funzione puramente promozionale e non consente di individuare l’origine commerciale. La combinazione di un termine descrittivo e di un termine laudativo non produce, di per sé, un risultato distintivo superiore alla somma delle parti.

Prodotti interessati e pubblico rilevante

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui alcuni prodotti, come apparecchi per massaggio, prodotti ortopedici o apparecchi per radioterapia, apparterrebbero piuttosto al settore wellness. Tutti i prodotti coperti dal marchio sono comunque, per natura, destinati a usi medici o comunque idonei a essere impiegati in ambito sanitario o terapeutico. Per questo motivo non vi è errore nella definizione del pubblico rilevante né carenza di motivazione.

Irrilevanza della prassi decisionale precedente

Il Tribunale esclude che la decisione dell’EUIPO possa essere censurata perché difforme da una precedente decisione di registrazione riguardante un marchio quasi identico, "promed", registrato in un altro procedimento. La legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento marchi UE e dell’interpretazione fornita dai giudici dell’Unione, non in base alla prassi amministrativa precedente. L’eventuale utilizzo del segno per molti anni non incide autonomamente sulla soluzione, poiché non era stata dedotta una specifica domanda basata sull’acquisto di carattere distintivo per l’uso.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la dichiarazione di nullità del marchio "Promed" per i prodotti delle classi 5, 9 e 10 e condanna Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse alle spese del giudizio, comprese quelle chieste dall’interveniente. Il dispositivo della decisione impugnata continua inoltre a regolare la questione delle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.