Tribunale, Sentenza T-722/18

Marchio dell’Unione europea BASIC: annullamento per incompetenza nel rinvio della causa

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 in un procedimento di nullità parziale di un marchio dell’Unione europea figurativo contenente il segno BASIC. Il Tribunale decide soprattutto su un profilo procedurale: quale fosse l’autorità competente a riassegnare la causa a una commissione di ricorso dopo l’annullamento della precedente decisione da parte del Tribunale.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Repsol aveva depositato nel 2007 la domanda di registrazione del marchio figurativo contestato, registrato nel 2009 per servizi delle classi 35 e 39, tra cui vendita al dettaglio e distribuzione di vari prodotti. Nel 2011 Basic AG Lebensmittelhandel aveva chiesto la nullità parziale del marchio, fondandosi sia su un marchio dell’Unione anteriore sia su segni denominativi nazionali basic e basic AG, dedotti come insegne utilizzate nella normale prassi commerciale in Germania e Austria.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda di nullità sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. La prima commissione di ricorso aveva confermato la decisione, ritenendo provato l’uso nella normale prassi commerciale dei segni basic e basic AG.

Prima sentenza del Tribunale e rinvio della causa

Con sentenza del 21 settembre 2017, nella causa T‑609/15, il Tribunale aveva annullato la decisione della prima commissione di ricorso perché gli elementi di prova esaminati non dimostravano che i segni basic e basic AG fossero ancora utilizzati nella normale prassi commerciale alla data della domanda di nullità. Dopo tale annullamento, la causa era stata rinviata alla seconda commissione di ricorso.

La controversia nella presente causa nasce dal fatto che il rinvio era stato disposto dal presidente delle commissioni di ricorso sulla base dell’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430. La ricorrente sosteneva invece che la disposizione applicabile fosse l’articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96, in forza del quale la riassegnazione spettava al Presidium delle commissioni di ricorso.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ricostruisce i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. La ricorrente deduceva, in via principale, la violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, sostenendo che la commissione di ricorso avesse disatteso l’autorità della precedente sentenza del Tribunale e che il rinvio fosse avvenuto su base normativa errata. In via subordinata, contestava anche l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

L’interveniente proponeva ricorso incidentale per contestare la parte della decisione impugnata che aveva annullato parzialmente la decisione della divisione di annullamento.

Normativa rilevante

Il Tribunale chiarisce il rapporto tra:

• l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, relativo ai provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze del Tribunale;
• l’articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96, applicabile ai procedimenti in corso nel periodo transitorio e che attribuiva al Presidium il potere di rinvio;
• l’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430, entrato in un regime diverso e attribuente il potere al presidente delle commissioni di ricorso;
• le disposizioni sostanziali sugli impedimenti relativi alla registrazione e sulla nullità fondate sull’uso nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale, ossia l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ragionamento del Tribunale sull’incompetenza dell’autore del rinvio

Il Tribunale osserva che il regolamento delegato 2017/1430, pur avendo abrogato il regolamento n. 216/96, continuava a non applicarsi ai ricorsi presentati prima del 1° ottobre 2017. Poiché la sentenza del 21 settembre 2017 aveva annullato la precedente decisione della commissione di ricorso e il ricorso originario era tornato pendente sin dal 2 dicembre 2013, il procedimento rientrava nel regime transitorio del regolamento n. 216/96.

Di conseguenza, la decisione di riassegnare la causa alla seconda commissione di ricorso avrebbe dovuto essere adottata dal Presidium delle commissioni di ricorso, non dal presidente delle commissioni di ricorso. Il Tribunale qualifica dunque il rinvio come adottato da un’autorità incompetente.

Il tentativo dell’EUIPO di sostenere che il Presidium avesse comunque approvato in sostanza la riassegnazione viene respinto: la mera mancata obiezione del Presidium, informato della riassegnazione, non equivale ad una sua decisione. È inoltre respinto l’argomento secondo cui l’errore sarebbe privo di conseguenze, perché la scelta della commissione e la sua composizione possono influire sul contenuto della decisione successiva e il pregiudizio non è puramente teorico.

Effetti dell’annullamento e ricorso incidentale

Accolto il primo motivo del ricorso principale, il Tribunale annulla integralmente la decisione impugnata. Precisa che non è necessario esaminare gli ulteriori motivi del ricorso principale, né il ricorso incidentale proposto dall’interveniente, che resta privo di oggetto a seguito dell’annullamento totale.

Spese e dispositivo

In applicazione degli articoli 134, paragrafo 1, e 137 del regolamento di procedura, l’EUIPO e Basic AG Lebensmittelhandel sono condannate a sopportare le proprie spese e ciascuna metà delle spese sostenute da Repsol, sia per il ricorso principale sia per quello incidentale.

Principio desumibile dalla decisione

Quando una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO è stata annullata dal Tribunale e il procedimento deve essere nuovamente esaminato, occorre applicare la disciplina transitoria corretta sulla riassegnazione della causa: se il ricorso era pendente prima dell’entrata in vigore del nuovo regime, la riassegnazione compete al Presidium e non al presidente delle commissioni di ricorso. La violazione di tale regola determina l’annullamento della decisione successiva adottata dalla commissione di ricorso così irregolarmente investita.