Tribunale, Sentenza T-1175/23

Nullità parziale del marchio UE "teamplay": uso effettivo del marchio anteriore e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di un marchio UE denominativo. Il Tribunale esamina, in particolare, la prova dell'uso effettivo di un marchio anteriore nazionale e la comparazione tra beni e servizi informatici destinati al settore medico.

Fatti e procedimento principale

Sunware s.r.o. aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE "teamplay", registrato da Siemens Aktiengesellschaft e poi divenuto di titolarità di Siemens Healthineers AG, invocando il marchio ceco anteriore TEAMPLAY. Il marchio contestato copriva, tra l'altro, prodotti di classe 9 e servizi di classe 42 relativi a software e dati medici; il marchio anteriore era registrato per "Computer software" e per vari servizi informatici, tra cui software as a service. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda in parte; la commissione di ricorso ha poi limitato ulteriormente la nullità, escludendo alcuni servizi, ma confermando la nullità per gli altri beni e servizi sulla base del rischio di confusione.

Normativa applicabile

Poiché la domanda di registrazione del marchio contestato era stata presentata il 20 ottobre 2014, il Tribunale ha applicato le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, richiamando in particolare gli articoli 15, 53, 57 e 8, paragrafi 1, lettera b), e 2. Le norme procedurali sono state invece ricondotte al regolamento (UE) 2017/1001, in particolare agli articoli 94 e 95.

Primo e secondo motivo: dovere di esame e diritto di essere ascoltato

Il Tribunale ha respinto il motivo relativo all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, osservando che in procedimenti di nullità l'EUIPO deve limitare l'esame ai motivi e alle argomentazioni delle parti, mentre incombe al titolare del marchio anteriore provare l'uso effettivo. La commissione di ricorso non era quindi tenuta a svolgere d'ufficio ulteriori verifiche sulla natura del software. È stato respinto anche il motivo relativo al diritto di essere ascoltato: il Tribunale ha rilevato che la ricorrente aveva potuto presentare le proprie osservazioni sugli elementi di fatto e di diritto, e che il semplice mancato accoglimento delle sue tesi non integra una violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 né dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

Uso effettivo del marchio anteriore

Nel valutare l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha richiamato i criteri classici: uso conforme alla funzione essenziale del marchio, pubblico e orientato a creare o mantenere uno sbocco commerciale, con prova solida, oggettiva e globale. La documentazione prodotta da Sunware comprendeva fatture, accordi di licenza, offerte commerciali e scambi e-mail relativi a TEAMPLAY, per un importo complessivo superiore a 150 000 euro, in particolare nel territorio della Repubblica ceca durante il periodo rilevante.

Autonome sottocategorie di beni e servizi

Un punto centrale della decisione è la qualificazione di "information system software" e "information system software as a service" come sottocategorie autonome, rispettivamente, di "computer software" e di "software as a service". Il Tribunale ha ricordato che la sottocategorizzazione dipende soprattutto dalla destinazione o finalità del bene/servizio, criterio decisivo per i consumatori. Ha quindi ritenuto che il software in questione, destinato alla gestione e all'organizzazione di informazioni e dati in contesti aziendali, costituisse una sottocategoria indipendente, e che l'uso documentato bastasse a dimostrare l'uso effettivo solo per tali sottocategorie.

Valutazione della prova dell'uso

Il Tribunale ha approvato la valutazione globale della commissione di ricorso: le fatture e gli altri documenti mostravano l'utilizzo del segno TEAMPLAY per software, sistemi informatici e licenze software, nonché per la fornitura in modalità service via internet. Anche gli elementi anteriori e posteriori al periodo rilevante sono stati ritenuti utilizzabili come conferma del quadro probatorio, purché supportati da prove riferite al periodo rilevante. È stato inoltre escluso che l'assenza di una dichiarazione sul fatturato impedisse di concludere per un uso effettivo: non serve provare un successo commerciale elevato, ma solo un uso reale e non meramente simbolico.

Rischio di confusione

Poiché i segni erano identici, il pubblico di riferimento era altamente attento e il marchio anteriore aveva un grado medio di distintività intrinseca, la questione decisiva era la similarità dei beni e servizi. Il Tribunale ha confermato che il software relativo a dati medici, i ricevitori elettronici di dati medici e i servizi di sviluppo/analisi di dati medici erano simili al software e ai servizi SaaS coperti dal marchio anteriore, in ragione della finalità comune di trattamento e organizzazione dei dati, della complementarità e del fatto che gli stessi operatori possono offrire tali soluzioni. Di conseguenza, il rischio di confusione era correttamente accertato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Dispositivo e conseguenze pratiche

Il ricorso è stato integralmente respinto e Siemens Healthineers AG è stata condannata alle spese. Per i professionisti, la decisione conferma che, in procedimenti di nullità fondati su marchi anteriori, la prova dell'uso effettivo può essere circoscritta a sottocategorie autonome di beni/servizi e che, nel settore software, la finalità concreta del prodotto o del servizio è decisiva sia per l'uso effettivo sia per la comparazione di somiglianza.